Design Comunitario – Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla “repair clause”
Secondo l’art. 110 del regolamento sul design comunitario, che prevede la c.d. clausola di riparazione : “Fino a quando a questo proposito non entreranno in vigore, su proposta della Commissione, modifiche al presente regolamento, non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario.”
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 20 dicembre 2017, si è pronunciata in materia di clausola di riparazione nel caso “Acacia” (cause riunite C 397/16 e C 435/16). Questo è la seconda importante pronuncia della Corte dopo il caso Ford vs. Wheeltrims.
La vertenza si è in parte originata innanzi alla giurisdizione italiana, ossia, al Tribunale e alla Corte d’appello di Milano.
La decisione del Tribunale di Milano del 27.11.2014 è stata favorevole al produttore di auto. Il Tribunale aveva dichiarato che i cerchioni non possono essere considerati coperti dalla clausola di riparazione perché il design della vettura è indipendente dal design dei cerchioni. Infatti, mentre le restanti parti del veicolo dipendono dall’aspetto originale così come è stato progettato dalla casa automobilistica, il cerchione viene scelto dall’acquirente tra diversi modelli in base al proprio gusto estetico. Prima di questa decisione, la stessa posizione era condivisa dai tribunali di Milano, Torino e Bologna; la posizione opposta era stata presa dal Tribunale di Napoli. La Corte d’appello di Milano del 15 giugno 2016, tuttavia, aveva rinviato la causa alla Corte di Giustizia Europea in via pregiudiziale, ritenendo che i cerchioni potessero essere coperti dalla clausola di riparazione.
La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla materia affermando i seguenti principi:
1 La clausola “riparazione” non è soggetta alla condizione che il design protetto dipenda dall’aspetto del prodotto complesso. Pertanto, i cerchioni non possono essere ritenuti di per sé esclusi, per tale motivo, dall’applicazione della clausola di riparazione.
La relativa massima è la seguente:
“Article 110(1) of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs must be interpreted as meaning that the ‘repair’ clause in it does not make the exclusion of protection as a Community design for a design which constitutes a component part of a complex product which is used for the purpose of the repair of that complex product so as to restore its original appearance subject to the condition that the protected design is dependent upon the appearance of the complex product.”
2 La clausola di “riparazione” è soggetta alla condizione che la parte di ricambio debba avere un aspetto visivo identico a quello della parte originariamente incorporata nel prodotto complesso al momento della sua immissione sul mercato.
La relativa massima è la seguente:
“Article 110(1) of Regulation No 6/2002 must be interpreted as meaning that the ‘repair’ clause in it makes the exclusion of protection as a Community design for a design which constitutes a component part of a complex product which is used for the purpose of the repair of that complex product so as to restore its original appearance subject to the condition that the replacement part must have an identical visual appearance to that of the part which was originally incorporated into the complex product when it was placed on the market.”
3 Per fare affidamento sulla clausola di riparazione, il fabbricante o il venditore di componenti non originali di un prodotto complesso deve osservare un preciso obbligo di diligenza.
In particolare, deve informare il compratore, attraverso un’indicazione chiara e visibile sul prodotto, sul suo imballaggio, nei cataloghi o nei documenti di vendita che il componente in questione è tutelato dal design di cui non si è titolari e, inoltre, che il componente è destinato esclusivamente ad essere utilizzato ai fini della riparazione del prodotto complesso in modo da ripristinare il suo aspetto originale. Quindi, si devono adottare mezzi appropriati, in particolare contrattuali, per pretendere che i compratori utilizzino il componente in modo non conforme alla clausola di riparazione. Infine, il fabbricante e il venditore devono astenersi dal vendere tale componente quando lo sanno o, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, devono ragionevolmente supporre che il componente in questione non sarà utilizzato conformemente alle norme stabilite nella Clausola di riparazione.
La relativa massima è la seguente:
“Article 110(1) of Regulation No 6/2002 must be interpreted as meaning that, in order to rely on the ‘repair’ clause contained in that provision, the manufacturer or seller of a component part of a complex product are under a duty of diligence as regards compliance by downstream users with the conditions laid down in that provision.”
Al riguardo, la Corte ha anche chiarito i principi sulla cui base si deve valutare il rispetto dell’obbligo di diligenza, che sono contenuti nei seguenti paragrafi della sentenza:
“In that context, while the manufacturer or seller of a component part of a complex product cannot be expected to guarantee, objectively and in all circumstances, that the parts they make or sell for use in accordance with the conditions prescribed by Article 110(1) of Regulation No 6/2002 are, ultimately, actually used by end users in compliance with those conditions, the fact remains that, in order to benefit from the derogatory regime thus put into place by that provision, such a manufacturer or seller is, as the Advocate General noted in points 131, 132 and 135 of his Opinion, under a duty of diligence as regards compliance by downstream users with those conditions.
86 In particular, they must, first of all, inform the downstream user, through a clear and visible indication on the product, on its packaging, in the catalogues or in the sales documents, on the one hand, that the component part concerned incorporates a design of which they are not the holder and, on the other, that the part is intended exclusively to be used for the purpose of the repair of the complex product so as to restore its original appearance.
87 Next, they must, through appropriate means, in particular contractual means, ensure that downstream users do not intend to use the component parts at issue in a way that does not comply with the conditions prescribed by Article 110(1) of Regulation No 6/2002.
88 Finally, the manufacturer or seller must refrain from selling such a component part where they know or, in the light of all the relevant circumstances, ought reasonably to know that the part in question will not be used in accordance with the conditions laid down in Article 110(1) of Regulation No 6/2002. “
In conclusione, la Corte di Giustizia ha chiarito le condizioni per l’applicazione della clausola di riparazione e, per la prima volta, ha precisato i principi ai quali deve essere commisurato l’obbligo di diligenza del produttore dei ricambi non originali.
CLAUDIO COSTA
FABIO D’ANGELO
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