第三方意见:一个潜力巨大但经常被低估的武器

什么是第三方意见?

第三方意见是不同法律制度提供的有效工具1,然而其潜力却常常被公司低估。

欧专局对第三方意见的的定义:“在欧专局的程序中,在欧洲专利申请公布后,任何第三方都可以根据实施细则,对申请或专利所涉及的发明的可专利性提出意见。这个人不属于过程中的一部分。”

很明显地,第三方意见是一种竞争者阻碍竞争对手的 “危险的” 或 “令人烦心” 的专利授权( 授权的或者仍在申请中的,或在申请的其他形式)的一种极具潜力的方法。也就是说,通过提交上述通知,可以提出正式的和/或实质性的反对意见,这样,如果主管部门被说服,专利权人为了补救,将不得不修改权利要求来缩小专利本身的保护范围。因此,其目的是通过引入额外的特征来修改保护范围,以便专利申请不“打扰”自己的生意,所以,该专利针对的是界定“无害”的解决方案的保护范围。

但让我们退一步看, 在第三方意见提出之前,建议建立一个监控主要竞争对手申请情况的服务,以便在专利申请早期阶段了解各类申请的情况。具体而言,此类监督是一项对竞争对手提交专利申请的监控,详细分析其保护范围(权利要求),和进行旨在获取新文件(主要是专利文件,科技文件,书籍,网络视频出版物等)的独立调查,通过第三方提交上述意见,向提交“不便”专利申请的国家或地区局报告。但是很遗憾的是,目前,中小企业甚至有些大公司都没有意识到监控服务的重要性,与事实情况相反,这个服务非常重要,甚至可以定义为“不可或缺”的一部分。

提交第三方意见有哪些好处?

首先,费用。大家都熟悉欧专局的异议或一些个别国家的无效案件,但是这些通常会与不小的经济支出相关,并且未必所有的公司都愿意承担。第三方意见在经济方面有着很大的优势。

第二点,提交时间。如果要提交第三方意见,无需等待专利授权或者满足一定时间段2

例如,在欧洲,在专利公布之后的任何时间都可以提出第三方意见。因此,在审查阶段,异议阶段或上诉期间都可以提交此类通知。

第三点,不是程序的一部分。换句话说,提出第三方意见的人提出申请,此后他不能进行任何其他活动。而众所周知,在异议程序或无效程序中,提出反对者或被告参与以对抗性诉讼方式进行的程序。

另外一个优势,其重要性不亚于上述其他优点,那就是可以决定由第三方匿名(即不让专利权人知道是谁提出的)或通过表明个人资料(如果需要,可以是一个 “借出者”的)提出意见。在这两种选择中,要进行的评价是多样的,也是不同的。当然,任何决定提交匿名第三方意见的人都不会冒着将自己置于聚光灯下的风险,实际上是告知竞争对手,”那个 “专利申请给某些人带来了不便。然而,必须牢记的是,以匿名方式提交的第三方意见,例如在EPO异议后的上诉阶段,考虑到上诉庭行使的自由裁量权往往不会被考虑,他们会被有效的处理,当作从未提交过的意见。相反,通过将第三方的意见与自己的论点一起提交,并表明其个人的详细资料,一些司法管辖区,如欧洲专利局,例如,规定加速审查阶段,承诺在提交后三个月内发出正式信函。

此外,为一个国家或地区提出的第三方意见往往也会在后续审查阶段的国家或地区参考。因此,第三方意见的一次提交可能会在一段时间内产生多种影响。

最后, 成功率。事实上,公司的这种”不为人知 “和 “被低估 “的武器实际上可以带来巨大成功。我们公司在不同活动中也处理此类通知的起草和提交,我们分析了在提交此类通知后会出现的各种情况。在过去10年中,我们的一个客户提出的总共134份第三方意见中的结果发现:

– 63%3 被提出第三方意见的专利申请随后被修改,有效地缩小了专利申请的保护范围。

– 有近21%4 被提出第三方意见的专利申请中,被专利权人放弃或被国家/地区局拒绝。
– 只有10%的第三方意见没有影响,专利程序继续正常进行;
– 6%的通知至今没有效果.

对上述数字的分析显示了这种类型通知的真正潜力。事实上,84%提交的通知导致了修改、放弃或拒绝。

所以可以得出结论,最好的策略是将监视和第三方意见结合起来,尽管目前被低估了,但是这样结合可以成为一种具有极大潜力的武器。

 

注释

1: 例如引用各个条约的内容:WIPO (第802-805条), 欧专局(欧洲专利公约第115条),美国专利商标局(35 U.S.C 122(e)),英国专利商标局 (第21条), 德国专利商标局(第 43(3)条, 2 PatG) . 就意大利而言,即使工业产权法没有规定发明专利,实用新型和旨在规范第三方意见的规则的补充保护证书,但是后者,凭借与相关行政程序的一般法规,已经被接纳了。

2: 除了国际专利申请,只能在申请日或第一优先权日起的28个月内提交第三方意见。

3: 所示百分比考虑了所有第三方提出至少一项意见后被修改的专利申请,无论修改是否直接归因于提交上述通知。

4: 所示百分比考虑了所有在第三方提出至少一项意见后被放弃或拒绝的专利申请,而不论放弃或拒绝是否直接归因于提出上述通知。

 

Nadine Battiato

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