L’opt-out alla luce delle ultime modifiche del Regolamento di Procedura del Tribunale Unificato dei Brevetti
L’entrata in vigore del Brevetto Unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti è prevista per la primavera del 2023 e sarà preceduta dal cosiddetto sunrise period, un periodo di almeno tre mesi durante il quale sarà possibile depositare in modo massivo le richieste di opt-out per i brevetti europei concessi e le domande di brevetto europeo pendenti prima dell’entrata in funzione del Tribunale.
In considerazione delle tempistiche attualmente previste, è opportuno che coloro che intendono sottrarre i propri titoli brevettuali alla competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti avviino le verifiche e, se necessario, predispongano le azioni necessarie al fine di soddisfare i requisiti che garantiscono l’efficacia della domanda di opt-out ed essere pronti a depositare una corretta domanda di opt-out all’inizio del sunrise period.
L’8 luglio 2022 il Comitato Amministrativo ha formalmente adottato la versione rivista del Regolamento di Procedura del Tribunale Unificato dei Brevetti.
La suddetta versione finale chiarisce che l’opt-out dovrà essere firmato da tutti i titolari per tutti gli stati per i quali il brevetto è stato concesso o designati nella domanda di brevetto.
Ne consegue che, nel caso in cui i titoli brevettuali prevedano titolarità diversa nei paesi dell’EPC, sarà necessario che tutti i titolari concordino nel presentare una domanda di opt-out o, viceversa, di revoca dell’opt-out (opt-in). In particolare, anche i titolari di diritti nazionali derivanti dal brevetto europeo in paesi extra-UE dovranno farsi parte attiva congiuntamente agli altri titolari nel richiedere l’opt-out.
Con l’occasione, si ricorda che i requisiti per cui l’opt-out sia efficace nel sottrarre il brevetto alla competenza esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti sono i seguenti:
- Non è stata intentata alcuna azione di fronte al Tribunale Unificato dei Brevetti;
- Solo il titolare/richiedente e il rispettivo rappresentante presso l’UPC sono autorizzati a chiedere l’opt-out. Il licenziatario anche se esclusivo non è autorizzato.
- In presenza di titolarità congiunta o di titolarità diversa per diversi paesi aderenti alla CBE, tutti devono concordare e firmare l’opt-out o incaricare un rappresentante comune.
- Nel caso in cui i titolari effettivi non corrispondano ai titolari indicati nel Registro dell’EPO e nei Registri nazionali dei paesi in cui è stata convalidata la domanda è necessario trascrivere in anticipo le domande di brevetto e i brevetti. In alternativa, è necessario presentare dichiarazioni che attestino la effettiva titolarità dei titoli brevettuali.
Il Tribunale Unificato dei Brevetti o meglio la cancelleria (Registry) del Tribunale non verifica la correttezza della domanda di opt-out ma semplicemente rende disponibile al pubblico la domanda, la quale esplica la sua efficacia nel derogare alla competenza dal Tribunale Unificato dei Brevetti al momento della sua pubblicazione.
Tuttavia, la domanda di opt-out può essere oggetto di controversia ed eventuali inesattezze possono inficiare l’efficacia dell’opt-out e vanificare la deroga dalla competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti.
Per questo motivo, si raccomanda di verificare che tutti i requisiti necessari a garantire l’efficacia della domanda di opt-out siano soddisfatti prima di depositarla.
Un’altra novità del Regolamento di Procedura recentemente introdotta è la regola 5A che stabilisce come il Tribunale deve comportarsi in caso di richiesta di opt-out non autorizzata o di revoca (opt-in) non autorizzata di un opt-out.
In questo caso, il titolare o il richiedente possono presentare un’istanza di rimozione dal Registry dell’iscrizione di una domanda di opt-out non autorizzata o della rinuncia all’opt-out, indicandone i motivi.
Siamo a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti in merito nonché i nostri servizi correlati alle pratiche di opt-out che comprendono:
- Verificare l’effettiva titolarità dei titoli brevettuali nei registri EPO e nei registri nazionali;
- Trascrivere cambi di titolarità, nome, sede;
- Redigere e depositare opt-out e dichiarazioni circa l’effettiva titolarità dei titoli brevettuali;
- Sorvegliare il registro del Tribunale Unificato dei Brevetti;
- Redigere e depositare istanze di rimozione di opt-out e di rinuncia all’opt-out (opt-in);
- Redigere e depositare una istanza di revisione presso la Corte di Appello.
Sarà nostra cura fornirvi un preventivo in relazione alle attività di vostro interesse.
MAURO ECCETTO
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