UPC 与 EPO:专利有效性认定的分歧、 “非冲突”及双轨程序管理
- 一个新的结构性“双轨制”
统一专利法院(UPC)正式运行后,欧洲专利有效性挑战形成了两套并存且具有结构性意义的机制:一方面,可在欧洲专利局提起异议,并可能进一步向上诉委员会提出上诉;另一方面,可在UPC提起撤销诉讼,亦可在侵权诉讼中提出撤销反诉。这种共存并非单纯的程序重叠:它是一个在不同时间自然产生结果、且在某些情况下会导致不同结果的体系。因此,真正重要的问题,并不是分歧是否可能出现,而是制度如何界定和处理这些分歧,尤其是UPC上诉法院如何看待这些情况。
从立法框架的角度来看,这两类程序之间的联系相对有限:UPC拥有以最高效率为目标的独立诉讼体系(包括快速作出裁决和集中化案件管理),而EPO则按照其自身的时间安排和程序规则运作。因此,当事人必须同时规划两条平行的诉讼策略,并承担由此带来的成本、风险和机会。
- 分歧并不必然意味着冲突:UPC上诉法院的立场
UPC上诉法院作出了一项可能成为该议题核心解释框架的区分:一方面是UPC撤销程序与EPO异议程序的并行;另一方面是UPC侵权程序与EPO异议程序的并行。
2.1 UPC撤销程序与EPO异议程序:结论不同,但并非 “不可调和”
在 Carrier vs BITZER 案裁定(UPC_CoA_22/2024,2024年5月28日)中,UPC上诉法院指出,UPC与EPO就欧洲专利撤销问题作出不同决定,并不构成“不可调和”的裁判:如果一个司法机构维持专利有效,而另一个机构撤销专利,则撤销决定“优先适用”,且该体系允许这种情况发生,通常不会因此中止UPC的诉讼程序。
其明确理由之一也设计组织层面:UPC应当能够实现自程序启动后约一年内作出决定的目标;如果只要存在并行的EPO异议程序就普遍中止UPC程序,该目标将无法实现。因此,上诉法院确立了一项原则性规则:原则上不应中止UPC程序。
2.2 UPC侵权程序与EPO异议程序:冲突风险确实存在
在随后作出的 Meril vs Edwards 案裁定(UPC_CoA_511/2024,2024年11月21日)中,上诉法院进一步阐释了问题的另一面:撤销程序与异议程序可以并行而不构成不可调和,但UPC的侵权认定与并行的EPO异议程序可能发生冲突。尤其是,当EPO撤销了构成UPC侵权裁判基础的专利时,例如,假定专利有效性是生效前提的禁令措施或其他裁决。
在这一角度来看,中止程序成为维护制度协调性的手段。其目的并非因为UPC受EPO决定的约束,而是为了避免UPC的可执行裁定因EPO随后撤销专利而失去基础。事实上,上诉法院曾明确指出,中止程序“尤其”旨在防止UPC侵权裁判与EPO在异议程序中作出的撤销决定发生冲突。
- 中止程序的实践规则:“不中止”为默认,有针对性的例外与自由裁量
3.1 在撤销之诉中,中止属于例外
在 Carrier vs BITZER 案中,上诉法院将《统一专利法院协定》(UPCA)第33(10)条和《程序规则》(RoP)第295(a)条,与效率及合理审理期限原则结合解释:中止程序不能成为常态,否则UPC无法维持其预定的裁判进度。
上诉法院还明确了两个操作层面的要点:
- 仅仅存在一项正在EPO审理的异议,不足以证明应当中止UPC程序。
- EPO已经同意加速异议程序虽具有相关性,但本身仍不充分。关键在于,根据案件的具体情况,EPO是否能够“迅速”作出决定。
3.2 侵权程序中的中止:“迅速性”不要求EPO做出最终决定
Meril vs Edwards 案裁定的重要意义在于,上诉法院澄清:在适用UPCA第33(10)条和RoP第295(a)条时,并不要求预期作出的EPO决定必须是最终决定且不可再上诉。上诉法院解释道,与其他明确使用“最终决定”措辞的规范不同,UPCA第33(10)条与RoP第295(a)条仅要求可以预期EPO迅速作出决定。因此,即使异议部门的决定仍可被上诉,也可以满足这一条件。
不过,上诉法院同时强调,中止程序仍属于裁量事宜(“可”),是否中止,需要综合权衡EPO程序所处阶段、UPC案件进展、专利被撤销的可能性、双方相互冲突的利益以及其他具体因素。
- 四种典型情形及其实务影响
平行诉讼的经验表明, UPC的裁决结果与EPO的裁决结果之间的关系往往呈现出某些反复出现的模式,每种模式对专利执行、自由实施和法律确定性都会产生不同的影响。
- UPC撤销专利,EPO随后维持专利:这会造成保护范围的地域性分割。专利在UPC覆盖的领土内失效,但在其他地区仍可能有效,从而立即影响商业策略与许可安排。
- UPC维持专利(包括修改后的版本),而EPO随后撤销专利:EPO的后续撤销可能逆转原有局面,并对合同、许可费以及已经启动的维权行动产生影响。
- EPO在UPC作出裁判前撤销专利:EPO的撤销可能使UPC诉讼失去实际价值,或显著降低其价值,从而改变当事人之间的谈判态势。
- EPO维持专利(包括修改后的版本),而UPC随后撤销专利:其效果与第一种情形相对应,同样会造成新的地域分割,并增加产业规划的不确定性。
这些结果与UPC上诉法院确立的原则立场相容:就“撤销/异议”关系而言,两类决定在技术意义上并非“不可调和”。即使先后作出的决定暂时产生差异,制度仍可予以容纳。
- 对企业的影响:不确定性、“窗口式”维权与风险波动
5.1 双重结果风险与商业不确定性
当UPC与EPO并行推进时,尤其在EPO异议程序仍处于早期阶段的情况下,UPC很可能先行作出裁判。由于上诉法院总体上支持“不予中止”的做法,结果就是导致企业在自由实施、投资决策和市场规划方面将面临更高的不确定性:企业可能会发现,同一专利可能因地域与时间不同而受到不同对待。UPC对中止程序的判例法解释,在撤销程序中较为严格,而在侵权程序中更关注实际冲突风险。这表明,UPC将一定程度的不确定性视为该制度“可以接受的”代价。
5.2 维权中的“停停走走”
侵权程序是最敏感的领域。UPC在EPO异议程序尚未结束时作出的禁令或其他可执行措施,可能形成运营“停停走走”的状况。这正是UPC上诉法院在 Meril vs Edwards 案中强调,原则上应避免侵权认定程序与异议程序发生冲突;在这一背景下,中止程序是一项有用工具,即便预期作出的EPO决定日后仍可被上诉。
5.3 知识产权资产的估值与定价
从企业融资角度(并购、许可和资产证券化),不同步裁判造成的波动会提高尽职调查的复杂性:评估者不能只判断专利本身的“强度”,还必须考虑两个裁判机构作出不同结论以及时间差的概率,并评估首个决定后来被逆转时可能造成的经济影响。因此,撤销程序中的“不予中止”规则与侵权程序中UPC的自由裁量,正是推动对更复杂的估值模型产生需求的制度性先决条件。
- 对顾问与法律团队的影响:多轨协调与风险治理
对企业内部及外部法律团队而言,实践启示非常明确:欧洲专利诉讼正因制度设计而趋向多程序并行,而并非仅在例外情况下如此。由此产生四项操作要求:
- 综合项目管理:协调期限、听证会和策略,同时认识到UPC以快速作出决定为目标,而EPO虽可加速程序,却未必能够与UPC实现同步。
- 证据与现有技术管理:根据两套程序不同的可采性规则和提交期限,调整文件的提出方式。
- 修改方案的协调:在不同案件中一致规划辅助请求或限制性修改,同时考虑UPC的“前置处理”机制以及EPO审查程序的动态发展。
- 向管理层传达风险:将复杂程序转化为清晰、可理解的情景,同时谨记,今天的有利决定可能因两个不同裁判机构并存而在未来发生变化。
UPC上诉法院所作采取的方法,即“撤销/异议”并非不可调和,而“侵权/异议”可能发生冲突,正好为建立上述风险治理体系提供了概念框架。
- 结论:虽有差异,但仍可能逐步趋同
EPC与UPCA共同构成的制度似乎已经接受:UPC与EPO裁判结果之间的分歧,至少在一定程度上属于制度运行中的正常现象。UPC上诉法院并未通过一般性的中止规则来消除分歧,相反,它保障了UPC的快速审理目标,并将中止程序限定在特定范围内;当冲突风险更具体、更显著时,尤其在“侵权/异议”并行情形下,中止的作用会更加突出。
这并不意味着欧洲专利制度必然走向永久分裂。实践与判例法仍可能逐渐趋同,特别是在方法论和解释标准方面。然而,至少在当前阶段,企业与专业人士应当遵循一项基本策略:在制定方案时,应假设UPC与EPO均可能在不同时间作出裁决,且结论可能不同;同时,通过合同安排和程序性工具,提前吸收由此产生的波动风险。



