Un primo caso di applicazione pratica della decisione G1/24
Utilizzo della G1/24 per l’interpretazione delle caratteristiche della rivendicazione rispetto ad un pre-uso pubblico.
Studio Torta – con un team composto da Marco Faraldi, Federico Baiotto, Pierluigi Carbonara e Luca Binci – ha supportato la difesa del brevetto EP2960746 B1 durante la procedura d’Appello di Opposizione T2027/23.
Nel corso dell’udienza Studio Torta ha avuto l’opportunità di confrontarsi con gli effetti della recente decisione G1/24, riguardante l’interpretazione delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni. In questo caso, tale interpretazione ha giocato un ruolo chiave nella discussione di brevettabilità sin dal procedimento di prima istanza.
In dettaglio, la domanda originaria associata a tale brevetto, precedentemente redatta da altro mandatario, presentava una soluzione tecnica di tipo sostanzialmente elettronico.
Durante l’opposizione, l’Opponente ha basato il suo attacco su un pre-uso pubblico, che integrava una soluzione di tipo puramente idro-meccanico.
Fino all’udienza dell’opposizione non sono stati depositati emendamenti del brevetto volti a specificare la natura strettamente elettronica delle caratteristiche delle rivendicazioni, anche a causa dell’insufficiente dimostrazione del pre-uso. Come evidenziato nel parere preliminare della divisione d’Opposizione, era necessario ispezionare il veicolo ed escutere un testimone per ricostruire la catena di prove del pre-uso e dimostrarne il funzionamento.
Successivamente, in udienza, a valle dell’ispezione, dell’escussione e dell’interpretazione espressa dalla divisione di Opposizione – resa nota solo in quella sede – sono stati proposti emendamenti che però non sono stati ammessi nel procedimento. Tutti i set rivendicativi già introdotti sono stati inoltre considerati non nuovi rispetto al pre-uso.
In Appello, in particolare durante l’Udienza, Studio Torta ha invitato il Board of Appeal (BoA) ad applicare la decisione G1/24 di recentissima emanazione, con l’obiettivo di ottenere un’interpretazione delle rivendicazioni coerente con il funzionamento elettronico effettivamente descritto nel brevetto.
Tuttavia, durante l’udienza, il BoA ha osservato che:
- la decisione G1/24 non stabilisce se la consultazione della descrizione debba essere condotta per ogni singola caratteristica rivendicata. Un’interpretazione rigida porterebbe infatti a privare le rivendicazioni della loro funzione principale, ovvero quella di definire l’ambito di protezione;
- dal punto di vista pratico, la decisione G1/24 non chiarisce cosa significhi esattamente “consultare la descrizione”. In senso lato, la descrizione viene sempre consultata, rendendo difficile dimostrare in futuro che un Board non l’abbia fatto per interpretare le rivendicazioni e dunque non abbia seguito la G1/24.
Anche se l’Appello è stato respinto, si attende con interesse la decisione scritta del BoA, che presenterà motivazioni dettagliate relative all’interpretazione di questa decisione, destinate a influenzare profondamente la futura pratica brevettuale.
