T2027/23: “Funambolismi” interpretativi delle rivendicazioni
Un’analisi della decisione T2027/23 che mette in pratica la G1/24
Lo scorso giugno, la Camera allargata dei ricorsi (“Enlarged Board of Appeal”, EBoA) dell’EPO si è pronunciata sulla spinosa questione dell’interpretazione delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni di una domanda di brevetto nella valutazione della brevettabilità di un’invenzione. Nonostante la comunità degli operatori del settore confidasse nella risoluzione di anni di ambiguità, il dispositivo della decisione (G1/24) presenta una formulazione estremamente ampia che ha portato soltanto a rinnovare le incertezze e a far sorgere nuove e molteplici domande.
In estrema sintesi, l’EBoA, da un lato, ha confermato che le rivendicazioni costituiscono il punto di partenza per la valutazione della brevettabilità di un’invenzione e, dall’altro, ha stabilito che la descrizione e i disegni devono sempre essere consultati per interpretare le rivendicazioni, e non solo nel caso in cui le rivendicazioni siano ritenute poco chiare o ambigue.
Già in passato, come riportato in un nostro precedente articolo, avevamo avuto modo di testare l’efficacia della G1/24 nell’udienza d’ appello per il caso T2027/23. La relativa decisione appena emessa lascia spazio a un approfondimento delle riflessioni già condivise.
È chiaro – e del tutto condivisibile – che un utilizzo capzioso della descrizione, che mira a interpretare le rivendicazioni sulla base di caratteristiche non presenti in esse, non è compatibile né con l’intento originale della G1/24 né tantomeno con gli ormai consolidati principi dell’EPC sulla predominanza delle rivendicazioni.
Nondimeno, sin dai paragrafi introduttivi della decisione, il Board stabilisce che una rivendicazione non debba essere affatto interpretata in modo limitativo sulla base delle specifiche caratteristiche delle forme di realizzazione descritte nel testo del brevetto (si noti l’uso del plurale in “forme di realizzazione”).
Questa interpretazione del Board si riflette nei successivi paragrafi della decisione, dai quali emerge un utilizzo concreto molto limitato, se non minimo, della descrizione nella valutazione di brevettabilità. Nello specifico, il Board ritiene che i requisiti stabiliti dalla G1/24 siano soddisfatti già solo dall’aver definito la persona esperta nel settore alla luce dei paragrafi introduttivi della descrizione (si veda punto 3.5.10 della decisione).
Il Board stabilisce anche che, in caso di differente interpretazione di caratteristiche delle rivendicazioni rispetto a quanto intendibile dalla descrizione, la responsabilità di fornire l’interpretazione corretta è in capo al proprietario del brevetto, che dovrà modificare le rivendicazioni congruentemente all’interpretazione desiderata. Per quanto questa affermazione possa sembrare condivisibile, si nota come le rivendicazioni del brevetto oggetto di decisione rivendicavano una generalizzazione (genus) di caratteristiche particolari (species) riportate nella descrizione.
Infatti, il linguaggio utilizzato nelle rivendicazioni come concesse non specificava la natura esclusivamente elettronica dell’invenzione (come riportato nelle forme di attuazione descritte), ma ricomprendeva anche una possibile implementazione di tipo puramente meccanico.
È ancora presto per avere un quadro chiaro sulle ripercussioni che questa decisione potrà avere in futuro sula stesura delle domande di brevetto.
Tuttavia, è possibile fin da ora fare alcune riflessioni legate alle motivazioni e alle conclusioni fornite in questa decisione.
In vista della presente decisione, è innanzitutto ragionevole dubitare dell’utilità della richiesta di rinvio recentemente accettata dall’EBoa (G1/25) sull’obbligatorietà delle modifiche alla descrizione in conformità con le rivendicazioni emendate. Infatti, se l’approccio seguito dai Board limita fortemente l’uso della descrizione in caso di incongruenze tra la descrizione e le rivendicazioni, tali modifiche potrebbero risultare meri formalismi. È possibile quindi che la decisione in commento possa influenzare in futuro la decisione del rinvio G1/25.
Sarà inoltre interessante vedere se l’approccio seguito dai Board sull’utilizzo della descrizione nella valutazione della brevettabilità avrà, a sua volta, qualche influenza sulla determinazione dell’ambito di tutela delle rivendicazioni nella valutazione della contraffazione. Nella pratica corrente, specialmente nei casi in cui la terminologia delle rivendicazioni lasci adito a differenti interpretazioni, il contenuto della descrizione costituisce un aiuto importante nella definizione del rischio contraffattivo. Se l’approccio dei Board dovesse essere seguito anche nella valutazione della contraffazione, tale supporto potrebbe venir meno e sarebbe necessario prendere in considerazione interpretazioni anche molto ampie dei termini riportati, pur in assenza di un adeguato supporto della descrizione, nella valutazione della potenziale libertà di attuazione.
Infine, resta da chiarire se l’UPC e l’EPO saranno effettivamente allineati sulla questione dell’interpretazione delle rivendicazioni. Nella recente decisione della Divisione Locale di Amburgo nel caso Agfa contro Gucci (UPC_CFI_278/2023), menzionata dallo stesso Board, l’UPC ha ritenuto, in contrasto con la decisione in esame, che una caratteristica rivendicata si dovesse interpretare in modo limitato sulla base di una definizione esplicita fornita nella descrizione del brevetto. Analoghe considerazioni sono state fornite in altre decisioni dell’UPC, quali ad esempio 10x Genomics Inc + Harvard contro Nanostring Technologies (UPC COA 335/2023) e Sanofi-Aventis et al. contro Amgen (UPC 1/2023). Un diverso approccio dell’EPO e dell’UPC a tale riguardo, come sta emergendo dalla recente giurisprudenza, potrebbe portare a conclusioni divergenti sulla validità e sull’ambito di tutela dei brevetti concessi dall’EPO e poi azionati di fronte all’UPC.
Quello che comunque è certo è che l’EPO ha deciso di pubblicare questa decisione con il codice di distribuzione “(B) – To Chairman and Members”, lasciando dunque intendere che le conclusioni potranno servire internamente all’EPO in futuro come linea guida nell’interpretazione della decisione G1/24 in procedure di esame, opposizione e appello.
Potrebbe quindi esserci un seguito rilevante a questa decisione.
