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IMC Créations v. Mul-T-Lock

Giurisdizione dell’UPC, contraffazione in Svizzera e i limiti del contenzioso brevettuale transfrontaliero

Il rapporto tra il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) e i diritti di brevetto che si estendono oltre il territorio dell’UPC diventerà probabilmente una questione sempre più importante nel contenzioso brevettuale europeo. Mentre gran parte del dibattito relativo all’UPC si è concentrato sul suo ambito territoriale, recenti sviluppi suggeriscono che le questioni più interessanti potrebbero riguardare i limiti della sua giurisdizione internazionale.

La decisione della Divisione Locale di Parigi in IMC Créations v. Mul-T-Lock del 16 gennaio 2026 offre l’opportunità di esaminare approfonditamente tali questioni. La sentenza affronta un argomento giurisdizionale che è probabile sorga con crescente frequenza nei contenziosi futuri: se, e a quali condizioni, l’UPC possa esercitare la giurisdizione su domande di contraffazione relative a designazioni nazionali di un brevetto europeo al di fuori del territorio dell’UPC. In tal modo, la decisione rappresenta un’applicazione pratica all’interno del sistema UPC di alcuni dei principi articolati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) in BSH Hausgeräte v. Electrolux (e l’interazione di questi con il Regolamento Bruxelles Ia) a una pretesa relativa a una designazione svizzera di un brevetto europeo.

Iter procedurale

IMC Créations, una società francese, ha intentato un procedimento per contraffazione dinanzi alla Divisione Locale di Parigi sulla base del brevetto EP4153830, che aveva ottenuto effetto unitario ed era stato mantenuto in vigore anche in Svizzera, Spagna e Regno Unito. L’azione era stata inizialmente intentata sia contro Mul-T-Lock France che Mul-T-Lock Switzerland. Tuttavia, l’azione contro la società svizzera era stata successivamente ritirata e il procedimento è proseguito unicamente contro Mul-T-Lock France, una società con domicilio in Francia.

Durante il procedimento UPC, il titolare del brevetto ha limitato le rivendicazioni del Brevetto Unitario in risposta a una contestazione dell’attività inventiva. La designazione svizzera, tuttavia, è rimasta nella forma originariamente concessa. Di conseguenza, coesistevano due versioni differenti dello stesso brevetto europeo: un set di rivendicazioni limitato applicabile al Brevetto Unitario e il set di rivendicazioni come originalmente concesso applicabile alla Svizzera.

Tale divergenza è infine diventata una delle questioni centrali del caso. Mentre la contraffazione all’interno del territorio unitario doveva essere valutata sulla base delle rivendicazioni modificate, le accuse di contraffazione svizzere sono necessariamente rimaste legate alle rivendicazioni più ampie come concesse. La Divisione ha espressamente riconosciuto tale distinzione.

Il quadro giuridico

Il punto di partenza dell’analisi del Tribunale è stato l’articolo 31 dell’UPCA, ai sensi del quale la giurisdizione internazionale dell’UPC è determinata in conformità al Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles Ia) e, ove applicabile, ad altri strumenti pertinenti in materia di giurisdizione ed esecuzione.

Nel presente caso, la giurisdizione derivava dal domicilio del convenuto. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento Bruxelles Ia, la giurisdizione spetta in genere ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato. Poiché l’unico convenuto rimanente (Mul-T-Lock France) era domiciliato in Francia, i tribunali francesi avrebbero normalmente avuto giurisdizione. Ai sensi dell’articolo 71b del Regolamento Bruxelles Ia, l’UPC, in quanto corte comune agli Stati membri partecipanti, può esercitare tale giurisdizione alle stesse condizioni.

Pertanto, la base giuridica per la competenza dell’UPC a conoscere della contraffazione era il domicilio del convenuto in Francia. La designazione svizzera costituiva parte dell’insieme di diritti nazionali derivanti dallo stesso brevetto europeo e fatti valere dall’attore.

BSH v. Electrolux e la sua rilevanza per il caso

L’importanza di IMC Créations v. Mul-T-Lock può essere compresa appieno solo alla luce della sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in BSH Hausgeräte v. Electrolux.

Nella causa BSH, l’attore ha citato in giudizio Electrolux dinanzi alle corti svedesi per la contraffazione di diverse parti nazionali di un brevetto europeo, compresi i brevetti convalidati negli Stati membri dell’UE e in Turchia. Electrolux ha sostenuto che i diritti di brevetto esteri erano invalidi e che le corti svedesi erano pertanto prive di giurisdizione.

La CGUE ha stabilito tre principi che sono particolarmente rilevanti in questa sede.

In primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento Bruxelles Ia rimane la norma giuridica principale: la giurisdizione spetta generalmente ai tribunali del domicilio del convenuto, anche quando l’azione di contraffazione riguarda diritti di brevetto esteri.

In secondo luogo, l’articolo 24, paragrafo 4, del Regolamento Bruxelles Ia, che attribuisce la giurisdizione esclusiva in materia di validità del brevetto ai tribunali dello Stato per il quale il brevetto è stato concesso o convalidato, deve essere interpretato restrittivamente. Il mero fatto che l’invalidità sia sollevata come difesa dal convenuto non trasforma un’azione di contraffazione in un procedimento avente principalmente ad oggetto la validità di un brevetto.

In terzo luogo, una corte adita ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento Bruxelles Ia conserva la giurisdizione sulla domanda di contraffazione anche quando la validità del brevetto è contestata, mentre la giurisdizione esclusiva per pronunciarsi sulla validità resta alle corti dello Stato per il quale il brevetto è stato concesso o convalidato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, del Regolamento Bruxelles Ia. La CGUE ha inoltre chiarito che l’articolo 24, paragrafo 4, non si estende alle corti di Stati terzi e pertanto non impedisce a una corte avente giurisdizione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di conoscere le domande di contraffazione relative a brevetti convalidati al di fuori dell’Unione Europea, inclusa la Turchia.

Questi principi hanno fornito il quadro giuridico successivamente applicato dalla Divisione Locale di Parigi.

Perché l’UPC ha accettato la giurisdizione sulla domanda di contraffazione svizzera?

In tale contesto, la Corte non ha avuto difficoltà a concludere di possedere la giurisdizione per conoscere della domanda di contraffazione svizzera.

Basandosi sull’articolo 31 UPCA, sull’articolo 4, paragrafo 1, e sull’articolo 71b del Regolamento Bruxelles Ia, e sulla distinzione operata in BSH tra la giurisdizione in materia di contraffazione e la giurisdizione in materia di validità, la Divisione ha ritenuto di avere la giurisdizione di principio per esaminare la domanda relativa alla designazione svizzera. Il fattore decisivo è stato il domicilio in Francia di Mul-T-Lock France, l’unico convenuto rimasto nel procedimento.

Di conseguenza, la decisione conferma che l’UPC può, in determinate circostanze, esercitare la giurisdizione sulle domande di contraffazione relative a diritti di brevetto aventi efficacia al di fuori del territorio dell’UPC, incluse le designazioni valide in Svizzera.

Perché l’UPC ha tuttavia rifiutato di decidere in merito alla contraffazione svizzera?

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza è che, avendo accettato la giurisdizione, la Corte ha infine rifiutato di pronunciarsi sulle accuse di contraffazione svizzere. Tale esito è scaturito dalla valutazione della Corte in merito alle questioni di validità irrisolte relative alla designazione svizzera, anziché da qualsivoglia carenza di giurisdizione.

La Corte ha osservato che il titolare del brevetto aveva scelto di limitare il Brevetto Unitario nel corso del procedimento al fine di superare la contestazione dell’attività inventiva. La designazione svizzera, tuttavia, era rimasta nella sua forma più ampia e concessa. Secondo la Corte, tale asimmetria creava un “rischio significativo e ragionevole” che la designazione svizzera potesse essere successivamente dichiarata invalida dai tribunali svizzeri.

Coerentemente con i principi giuridici indicati sopra, la Corte ha ritenuto di mantenere la giurisdizione in materia di contraffazione. Tuttavia, ha anche riconosciuto di non avere giurisdizione per pronunciarsi sulla validità della designazione svizzera con effetto in Svizzera. La questione di validità rimaneva riservata ai tribunali svizzeri.

La Divisione Locale di Parigi ha inoltre ritenuto che, in caso di un rischio ragionevole e non trascurabile di invalidità, i procedimenti per contraffazione dovrebbero essere sospesi in attesa di una pronuncia da parte del tribunale nazionale competente. Tuttavia, nessuna azione di validità era pendente in Svizzera. Come confermato dalle parti in udienza, nessun procedimento di invalidità era pendente in Svizzera. La Corte, pertanto, non aveva alcuna pronuncia svizzera sulla validità da considerare, né alcun procedimento nazionale pendente su cui basare una sospensione.

In tali circostanze, la Divisione Locale di Parigi ha concluso di non essere in grado di valutare la rilevanza della presunta contraffazione della designazione svizzera e ha respinto tutte le domande basate sulla designazione svizzera del brevetto.

In sintesi, la Divisione Locale di Parigi ha stabilito nella decisione che laddove un presunto contraffattore di un brevetto europeo ha sede nell’UE, le corti UPC sono competenti a decidere sulla questione della contraffazione per tutte le parti di un brevetto europeo – incluse le parti di detto brevetto europeo che si applicano nei Paesi dell’UE che non sono partecipanti al sistema UPC, nei Paesi che sono membri della Convenzione di Lugano, come anche nei cosiddetti Stati terzi.

Conclusione

La decisione IMC Créations v. Mul-T-Lock  conferma che, laddove la giurisdizione sia ancorata al domicilio di un convenuto in uno Stato membro partecipante, il UPC può, ai sensi dell’articolo 31 dell’UPCA e del quadro del Regolamento Bruxelles Ia, esercitare la giurisdizione sulle domande di contraffazione riguardanti le designazioni di brevetto al di fuori del territorio UPC. La decisione illustra anche i limiti pratici che le questioni di validità irrisolte possono imporre alla capacità della Corte di decidere su tali domande nel merito.

Il caso è pertanto meglio inteso come un’applicazione da parte dell’UPC dei principi giuridici articolati dalla CGUE in BSH v. Electrolux, combinata con l’approccio proprio della Divisione Locale di Parigi alle conseguenze procedurali di un grave rischio di validità irrisolta che interessa una designazione estera.

In quanto decisione di primo grado, la sentenza non risolve la questione in modo definitivo. Sebbene appaia coerente con le osservazioni formulate in precedenza dalla Divisione Locale di Parigi, può essere messa in contrasto con decisioni di altre divisioni UPC in cui è stata concessa una tutela in relazione a designazioni di brevetto non-UPC, nonostante le correzioni apportate al brevetto durante i procedimenti UPC. Sarebbero pertanto auspicabili ulteriori indicazioni da parte della Corte d’Appello.

Fonti

• UPC Divisione Locale di Parigi, IMC Créations v. Mul-T-Lock, Decisione del 16 gennaio 2026, UPC_CFI_702/2024 e UPC_CFI_369/2025.
• CGUE, BSH Hausgeräte GmbH v. Electrolux AB, causa C‑339/22, Sentenza del 25 febbraio 2025.
• Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti (UPCA), articolo 31.
• Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Regolamento Bruxelles Ia), in particolare articoli 4, paragrafo 1, 24, paragrafo 4, e 71b.
• Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, 2007).