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UPC vs EPO: divergenze sulla validità, (non) conflitti e gestione del doppio binario

1. Un nuovo “doppio binario” strutturale

L’avvio operativo della Unified Patent Court (UPC) ha reso strutturale la coesistenza di due organi davanti ai quali può essere contestata la validità di un brevetto europeo: l’EPO mediante il deposito di una opposizione (e l’eventuale appello dinanzi alle Boards of Appeal) e l’UPC, mediante un’azione di revoca (nonché una domanda riconvenzionale di revoca in caso di un procedimento volto a verificare la contraffazione). Questa coesistenza non è una mera sovrapposizione procedurale: è un sistema che produce fisiologicamente risultati in tempi diversi e, in alcuni casi, con esiti divergenti. È dunque importante non tanto valutare se le divergenze possano verificarsi, ma piuttosto in che modo il sistema – e in particolare la Court of Appeal (CoA) dell’UPC – le qualifichi e le gestisca.

Dal punto di vista dell’architettura normativa, la “saldatura” tra i due tipi di giudizio è debole: l’UPC ha una propria agenda volta alla massima efficienza (decisioni rapide, gestione concentrata del fascicolo), mentre l’EPO opera secondo un calendario e regole proprie. Ne consegue che le parti devono pianificare strategie processuali parallele, con inevitabili costi, rischi e opportunità.

2. Divergenza non significa necessariamente conflitto: la posizione della CoA

La CoA dell’UPC ha chiarito una distinzione che è destinata a diventare la chiave interpretativa dell’intero tema: la differenza tra procedimenti paralleli di revoca (UPC) e opposizione (EPO), da un lato, e tra i procedimenti paralleli di contraffazione (UPC) e opposizione (EPO), dall’altro.

2.1 Revoca UPC vs opposizione EPO: esiti diversi, ma non “inconciliabili”

Nell’ordine Carrier v BITZER (UPC_CoA_22/2024, 28 maggio 2024), la CoA ha affermato che decisioni divergenti tra UPC ed EPO sulla revoca di un brevetto europeo non sono inconciliabili (“irreconcilable”): se una sede mantiene il brevetto e l’altra lo revoca, la decisione di revoca “prevale” e il sistema tollera che ciò avvenga senza imporre in via generale la sospensione del procedimento UPC.

La ragione esplicita è anche organizzativa: l’UPC deve poter rispettare l’obiettivo di emettere una decisione entro un tempo limite circa un anno dall’inizio del procedimento, e il ricorso estensivo allo stay of proceedings in caso di concomitante opposizione renderebbe quell’obiettivo irraggiungibile. Per questo la CoA ha formulato una regola di principio: di norma il procedimento davanti all’UPC non deve essere sospeso.

2.2 Contraffazione UPC vs opposizione EPO: il rischio di conflitto è reale

Nel successivo ordine Meril v Edwards (UPC_CoA_511/2024, 21 novembre 2024), la CoA ha sviluppato un concetto che rappresenta l’altro lato della medaglia: mentre revoca e opposizione possono coesistere senza essere inconciliabili, la valutazione della contraffazione e una contemporanea opposizione possono entrare in conflitto, soprattutto nel caso in cui l’EPO revochi il brevetto che costituisce la base di un ordine emesso dall’UPC in un procedimento di contraffazione (si pensi a misure inibitorie o ad altri provvedimenti che assumono la validità come presupposto operativo).

In questa prospettiva, lo stay of proceedings diventa uno strumento di “igiene sistemica”: non perché l’UPC sia vincolato alle decisioni dell’EPO, ma perché si vuole evitare che l’ordinanza esecutiva UPC venga travolta, nel suo presupposto, da una revoca EPO intervenuta nel frattempo. La CoA ha affermato infatti apertamente: lo stay of proceedings serve “in particolare” a prevenire conflitti tra decisioni UPC in materia di contraffazione e una revoca dell’EPO in opposizione.

3. La regola pratica sullo stay: “no-stay” come default, eccezioni mirate e discrezionalità

3.1 Nelle azioni di revoca lo stay of proceedings è un’eccezione

Sempre in Carrier v BITZER, la CoA ha collegato la lettura dell’Art. 33(10) UPCA e della Rule 295(a) RoP a principi di efficienza e ragionevole durata: la sospensione della procedura non può diventare la norma, altrimenti l’UPC non è in grado di rispettare la propria traiettoria temporale.

Inoltre, la CoA ha chiarito due elementi operativi:

1. La semplice esistenza di una opposizione davanti all’EPO non è sufficiente per giustificare lo stay of proceedings.
2. Anche l’accelerazione delle opposizioni ottenuta all’EPO è rilevante, ma non sufficiente: ciò che conta è se una decisione EPO possa essere attesa “rapidly” secondo una valutazione concreta delle circostanze.

3.2 Lo stay of proceedings in procedimenti per contraffazione: la “rapidità” non richiede una decisione finale dell’EPO

L’ordine Meril v Edwards è particolarmente importante perché ha chiarito che, ai fini dell’Art. 33(10) UPCA e della Rule 295(a) RoP, non è necessario che la decisione attesa dell’EPO sia finale e non ulteriormente impugnabile. La CoA spiega che, diversamente da altre norme (che fanno espresso riferimento ad una decisione che deve essere “finale”), l’Art. 33(10) UPCA e la Rule 295(a) RoP richiedono solo che una decisione possa essere attesa rapidamente; pertanto, anche una decisione dell’Opposition Division, seppur appellabile, può integrare tale presupposto.

Tuttavia, la CoA ha ribadito con forza che la sospensione resta una facoltà (“may”), e che la scelta dipende da un bilanciamento tra lo stadio del procedimento EPO, lo stadio del fascicolo UPC, la probabilità di revoca, gli interessi contrapposti delle parti e altri elementi concreti.

4. Quattro scenari tipici e i rispettivi effetti pratici

L’esperienza delle controversie parallele mostra che la relazione tra esito UPC ed esito EPO tende a ricadere in alcune configurazioni ricorrenti, ciascuna con impatti distinti su enforcement, libertà di operare e certezza del diritto.

1. L’UPC revoca il brevetto e l’EPO lo mantiene successivamente: questo scenario produce una protezione frammentata (brevetto inefficace nei territori UPC ma potenzialmente efficace altrove), con impatti immediati su strategia commerciale e licensing.
2. L’UPC mantiene il brevetto (anche in forma emendata) e l’EPO lo revoca successivamente: la successiva revoca dell’EPO può “ribaltare” lo scenario, con riflessi su contratti, royalties e iniziative di enforcement già avviate.
3. L’EPO revoca il brevetto prima che l’UPC decida: la revoca EPO può svuotare o ridurre drasticamente il valore del contenzioso UPC, alterando la dinamica negoziale tra le parti.
4. L’EPO mantiene il brevetto (anche in forma emendata) e l’UPC lo revoca successivamente: si produce un effetto speculare al primo scenario, con una nuova frammentazione e conseguente incertezza sulla pianificazione industriale.

Questi esiti sono compatibili con l’impostazione di principio della CoA: nel rapporto revoca/opposizione, l’idea è che non siano “inconciliabili” in senso tecnico, e che il sistema possa tollerare decisioni in successione anche quando generano divergenze temporanee.

5. Impatto sulle imprese: incertezza, enforcement “a finestre” e volatilità del rischio

5.1 Rischio di doppio esito e incertezza del business

Quando l’UPC e l’EPO procedono in parallelo, la probabilità che l’UPC emetta una decisione per prima è elevata, in particolare se l’opposizione davanti all’EPO è ancora in una fase iniziale. Poiché la CoA sostiene il “no-stay” come prassi prevalente, la conseguenza è un aumento dell’incertezza in termini di FTO, scelte di investimento e pianificazione di mercato: un’impresa può trovarsi a operare in un contesto in cui uno stesso brevetto è trattato in modo diverso a seconda del territorio e del momento. La costruzione giurisprudenziale sullo stay of proceedings – severa in revoca, più sensibile al rischio conflitto in contraffazione – rivela l’opinione dell’UPC per cui tale incertezza è considerata un prezzo “accettabile” del sistema.

5.2 Enforcement e “stop&go”

Il profilo più delicato è la contraffazione: un provvedimento inibitorio o comunque esecutivo, adottato dall’UPC mentre un’opposizione è pendente dinanzi all’EPO, può generare finestre temporali di “stop&go” operativo. Proprio per questo la CoA, in Meril vs Edwards, ha insistito sul fatto che i conflitti tra procedure per la valutazione della contraffazione e le opposizioni dovrebbero essere evitati “in linea di principio” e che lo stay of proceedings è uno strumento utile in questo contesto, anche se la decisione EPO attesa è successivamente appellabile.

5.3 Valutazione e pricing degli asset IP

Sul piano della finanza d’impresa (M&A, licensing, securitization), la volatilità prodotta da esiti non sincronizzati rende più complessa la due diligence: non basta stimare la “forza” del brevetto, ma occorre tenere in considerazione la probabilità di divergenza e di sfasamento temporale tra sedi giudicanti e l’impatto economico di un eventuale ribaltamento della prima decisione. Anche in questo caso la regola “no-stay” nei procedimenti di revoca e la discrezionalità dell’UPC nei procedimenti di contraffazione sono il presupposto sistemico che alimenta la necessità di modelli di valutazione più sofisticati.

6. Impatto su consulenti e team legali: coordinamento multi‑binario e governance del rischio

Per i team legali – interni ed esterni – la lezione pratica è chiara: il contenzioso europeo tende a diventare multi‑procedimentale per progettazione, non per eccezione. Ne derivano quattro esigenze operative:

1. Project management integrato: coordinare scadenze, udienze e strategie, sapendo che l’UPC lavora per arrivare rapidamente alla decisione e che l’EPO può accelerare ma non “sincronizzarsi” necessariamente.
2. Gestione della prova e della prior art: calibrare la presentazione dei documenti tra regole di ammissibilità e tempi di deposito diversi.
3. Allineamento degli emendamenti: pianificare richieste ausiliarie/limitate in modo coerente tra fascicoli, tenendo conto del “front‑loading” UPC e della dinamica dei procedimenti davanti all’EPO.
4. Comunicazione del rischio al management: tradurre la complessità in scenari comprensibili, tenendo a mente che una decisione favorevole oggi può cambiare domani per effetto della coesistenza di due differenti organi di giudizio.

L’approccio della CoA, con la distinzione revoca/opposizione (non inconciliabile) e contraffazione/opposizione (potenzialmente confliggente), fornisce proprio la griglia concettuale per strutturare questa governance del rischio.

7. Conclusione: divergenze fisiologiche, convergenze possibili

Il sistema EPC‑UPCA sembra aver accettato che le divergenze tra esiti UPC ed EPO siano, almeno in parte, fisiologiche. La CoA non tenta di eliminarle fornendo una regola generale di sospensione; al contrario, tutela la rapidità dell’UPC e lascia allo stay of proceedings un ruolo circoscritto, più accentuato laddove il rischio di conflitto è concretamente maggiore (contraffazione/opposizione).

Questo non significa che l’Europa brevettuale sia destinata a una frammentazione permanente: la pratica e la giurisprudenza possono produrre convergenze, soprattutto su metodologie e standard interpretativi. Ma almeno nella fase attuale, la regola di ingaggio per imprese e professionisti deve essere una sola: progettare la strategia come se entrambe le sedi potessero decidere, in tempi diversi, anche in modo diverso—e predisporre strumenti contrattuali e processuali per assorbire tale volatilità.