Provvedimenti inibitori transfrontalieri nel contenzioso brevettuale europeo
Da GAT v. LuK a Dyson v. Dreame
1. La perenne tensione brevetti territoriali, commercio transfrontaliero
I brevetti europei (siano essi brevetti a fascio “classici” o brevetti unitari) operano in un contesto economico in cui la condotta contraffattoria è frequentemente organizzata a livello transnazionale: produzione centralizzata, offerte online a livello di UE e distribuzione tramite logistica paneuropea.
Tuttavia, i diritti di brevetto rimangono, per aspetti fondamentali, territoriali; in particolare per quanto riguarda la validità (revoca/nullità) e il collegamento tra una designazione nazionale e il registro nazionale. I provvedimenti inibitori transfrontalieri si collocano sulla linea di faglia di queste due realtà: essi promettono efficienza procedurale ed efficace tutela esecutiva, ma rischiano di sconfinare in materie riservate ai tribunali o ai registri di un altro stato.
2. L’architettura giurisdizionale: Bruxelles I bis, tribunali comuni e l’UPC
Il moderno quadro giurisdizionale dell’UE in materia civile e commerciale è il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) modificato dal regolamento Reg. (UE) 542/2014.
Il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) è un tribunale comune agli Stati membri contraenti dell’Accordo UPC e, ai fini della competenza giurisdizionale, è integrato nel Regolamento Bruxelles I bis tramite le disposizioni speciali sui tribunali comuni (artt. 71a–71d)[1]. In termini pratici, ciò significa che l’UPC non inventa le proprie norme sulla competenza giurisdizionale internazionale; esso applica la logica del Regolamento Bruxelles I bis “in qualità di tribunale comune,” inclusa la norma speciale secondo cui, laddove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell’UE, il Capo II può comunque applicarsi ai tribunali comuni ai sensi dell’art. 71b (2).
Due pilastri sono particolarmente rilevanti per la tutela transfrontaliera:
- competenza generalepresso il domicilio del convenuto (art. 4(1) Bruxelles I bis).
- competenza esclusivain materia di “registrazione o validità” dei brevetti (art. 24(4) Bruxelles I bis), riservando erga omnes decisioni in materia di validità ai tribunali dello stato di registrazione/convalida.
- La rottura fondamentale: GAT v. LuK (causa C-4/03) e la “barriera della validità”
La decisione della CGUE nella causa GAT v. LuK costituisce la pietra miliare dei limiti moderni al contenzioso brevettuale transfrontaliero. La Corte ha interpretato la norma precedente all’art. 24(4) nel senso che la competenza esclusiva in materia di validità si applica anche quando viene sollevata un’eccezione di nullità. Questa “barriera della validità” ha drasticamente ridotto i tentativi di riunire le controversie di contraffazione e di validità per più designazioni nazionali dinanzi a un unico foro, poiché qualsiasi decisione che di fatto statuisce sulla validità erga omnes spetta ai tribunali dello stato di registrazione/convalida.
L’effetto non è stato meramente procedurale; ha modellato la strategia. Gli attori potevano ancora perseguire la contraffazione presso fori convenienti (ad es., il domicilio del convenuto), ma i convenuti potevano imporre la frammentazione instaurando o insistendo per lo svolgimento di procedimenti di validità laddove previsto dall’art. 24(4).
4. Un secondo vincolo: Roche v. Primus (causa C-539/03) e limiti al litisconsorzio passivo
Oltre alla barriera della validità, la giurisprudenza della CGUE sul litisconsorzio passivo ha limitato i provvedimenti inibitori transfrontalieri. Nelle controversie brevettuali europee, i tentativi di citare in giudizio più società collegate in un unico foro in base alle disposizioni sul litisconsorzio erano limitati dal requisito che le domande fossero così strettamente connesse da rischiare “decisioni incompatibili” se trattate separatamente. Il contesto giurisprudenziale (come riassunto nel manuale di formazione dell’EPO[2]) 1spiega perché le teorie “spider-in-the-web” contro entità separate che contraffanno diverse designazioni nazionali hanno storicamente faticato nell’ambito del sistema di Bruxelles.
Insieme, GAT (esclusività in materia di validità) e il ragionamento di tipo Roche (litisconsorzio restrittivo) hanno contribuito a un periodo in cui ampi provvedimenti inibitori transfrontalieri erano percepiti come ampiamente incompatibili con il regime di Bruxelles per i brevetti.
5. Misure provvisorie e la questione “transfrontaliera”: Solvay v. Honeywell (causa C‑616/10)
La decisione della CGUE nella causa Solvay c. Honeywell ha riaperto lo spazio per effetti transfrontalieri, in particolare per le misure provvisorie. Ha chiarito, in sostanza, che la norma sulla competenza esclusiva in materia di validità non preclude automaticamente le misure provvisorie nell’ambito del regime di Bruxelles, anche qualora la validità sia contestata, a condizione che la misura non equivalga a una determinazione della validità erga omnes.
Ciò è rilevante poiché le inibitorie provvisorie spesso determinano gli accordi transattivi e gli esiti di mercato. Il manuale di formazione dell’EPO spiega che la tutela provvisoria può operare anche laddove la giurisdizione di merito è complessa, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto dell’UE. Ne consegue una scissione concettuale: la validità definitiva è ancorata territorialmente, ma le misure provvisorie possono avere un impatto pratico più ampio a seconda della base giurisdizionale e della natura della tutela richiesta.
6. BSH c. Electrolux (causa C‑339/22, 25 febbraio 2025): rinvio pregiudiziale svedese, CGUE, Grande Sezione — non è una causa dell’UPC
È scaturita da un contenzioso svedese e ha dato luogo a una pronuncia pregiudiziale della CGUE sull’interpretazione di Bruxelles I bis.
6.1 Aspetto intra-UE: foro per la contraffazione mantenuto, la validità rimane esclusiva
La CGUE ha statuito che un organo giurisdizionale adito ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, (domicilio del convenuto) resta competente a conoscere di un’azione di contraffazione anche se il convenuto solleva un’eccezione di nullità; tuttavia, non può pronunciarsi sulla validità erga omnes poiché l’art. 24, punto 4), riserva tale competenza agli organi giurisdizionali dello stato di registrazione/convalida. Ciò preserva la prevedibilità del foro del domicilio del convenuto, mantenendo al contempo l’ancoraggio territoriale per la validità.
6.2 Aspetto dello stato terzo e il concetto di “nullità inter partes”
La sentenza si spinge oltre per i brevetti convalidati in uno stato terzo: l’art. 24, punto 4), non conferisce competenza esclusiva agli organi giurisdizionali di uno stato terzo, tuttavia un organo giurisdizionale di uno Stato membro adito ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, può esaminare la nullità in via di eccezione solo nella misura in cui la sua decisione non incida sull’esistenza o sul contenuto del diritto straniero o del registro straniero; di conseguenza, gli effetti sono inter partes.
6.3 Rilevanza per il dibattito sull’UPC
Sebbene BSH/Electrolux non sia giurisprudenza dell’UPC, essa plasma direttamente la prassi dell’UPC poiché questo, in qualità di tribunale comune, deve interpretare e applicare il Regolamento Bruxelles I bis in modo coerente con le interpretazioni autorevoli della CGUE. La sentenza fornisce un ponte dottrinale: spiega come il giudizio di contraffazione possa procedere in modo consolidato senza sfociare in una vietata pronuncia di validità erga omnes.
7. La “long arm” dell’UPC: Bruxelles I bis (artt. 71a-71d e art. 71b, paragrafo 3)
Quando l’UPC ha iniziato ad operare, il dibattito si è spostato da “se esista la tutela transfrontaliera” a “fino a che punto possa estendersi e su quale base”. Le modifiche al Regolamento Bruxelles I bis introducono una speciale competenza sussidiaria basata sulla presenza di beni per i tribunali comuni (art. 71b, paragrafo 3): laddove un tribunale comune abbia la competenza giurisdizionale su un convenuto di uno stato terzo ai sensi dell’art. 71b, paragrafo 2, in una controversia di contraffazione per un danno verificatosi nell’UE, esso può esercitare la competenza giurisdizionale anche per il danno sorto al di fuori dell’UE, a condizione che (i) vi sia la presenza di beni del convenuto in uno Stato membro partecipante e (ii) vi sia un collegamento sufficiente della controversia con tale Stato membro partecipante.
In dottrina e nei materiali di formazione vengono sottolineati due vincoli pratici:
- La “long arm” è concettualmente legata all’esecutività e al collegamento sufficiente, e la sua portata concreta è incerta e dipende dal caso specifico.
- I convenuti domiciliati in stati della Convenzione di Lugano(CH/NO/IS) sono generalmente protetti da uno “scudo di Lugano”, limitando l’effetto “long-arm” in tali scenari.
È importante sottolineare che il dibattito sulla giurisdizione “long-arm” non verte solo su dove si è verificata la contraffazione, ma anche su come è costruita la competenza giurisdizionale (domicilio, litisconsorzio passivo, misure provvisorie, competenza basata sulla presenza di beni).
Fujifilm v. Kodak (Düsseldorf LD): l’UPC ha affermato la propria competenza per la contraffazione nel Regno Unito, sulla base dell’art. 4 Bruxelles I bis, ma ha riconosciuto di non poter decidere sulla validità dei brevetti del Regno Unito.
8. L’ultimo capitolo: il rinvio della Corte d’Appello dell’UPC nel caso Dyson c. Dreame (6 marzo 2026)
Il rinvio della Corte d’Appello dell’UPC nel caso Dyson c. Dreame costituisce un’importante escalation nel dibattito sulla giurisdizione “long-arm”, poiché ha ad oggetto uno scenario che combina: (i) un soggetto primario di uno stato terzo, (ii) un “intermediario” con sede nell’UE, e (iii) effetti richiesti in uno Stato membro dell’UE non parte dell’Accordo UPC (Spagna).
8.1 L’inquadramento fattuale e processuale
Dyson ha richiesto misure provvisorie relative a un brevetto unitario in vigore negli stati dell’Accordo UPC e anche in Spagna. La Divisione Locale di Amburgo ha emesso un inibitorio preliminare nel territorio dell’UPC e ne ha esteso parti alla Spagna, il che ha dato luogo ad appelli e a una sospensione parziale. La Corte d’Appello dell’UPC ha sospeso il procedimento per le domande relative alla Spagna e per l’azione contro il rappresentante autorizzato tedesco (Eurep), rinviando delle questioni alla CGUE.
8.2 Le quattro questioni: litisconsorzio, misure provvisorie al di là dell’Accordo UPC, e il concetto di “intermediario”
Il rinvio pregiudiziale chiede, in sostanza:
- Se l’art. 8, paragrafo 1 (pluralità di convenuti; decisioni incompatibili), unitamente all’art. 71b, paragrafo 2, possa consentire all’UPC di affermare la propria competenza giurisdizionale nei confronti di un convenuto di uno stato terzo per contraffazione in uno Stato membro dell’UE non partecipante all’Accordo UPC (Spagna), ancorandosi a un convenuto “intermediario” con sede nell’UE domiciliato in uno stato partecipante all’Accordo UPC.
- Se l’art. 71b, paragrafo 2, seconda frase, sostenga l’adozione di misure provvisorie transfrontaliere (ossia, misure che si estendono oltre il territorio dell’Accordo UPC), in particolare laddove le offerte sono organizzate tramite siti web nazionali quasi identici.
- Se l’utilizzo di un intermediario con sede nell’UE costituisca un rilevante criterio di collegamento per tali misure provvisorie transfrontaliere.
- Se il diritto dell’UE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (Direttiva 2004/48) osti alla concessione di un’inibitoria nei confronti di un rappresentante autorizzato che svolge compiti prescritti dai regolamenti dell’UE sulla conformità dei prodotti (Reg. 2019/1020; Reg. 2023/988) in qualità di “intermediario”.
8.3 Perché ciò è qualitativamente nuovo
A differenza delle discussioni “classiche” sulla giurisdizione “long-arm” incentrate sulla competenza basata sulla presenza di beni (art. 71b, paragrafo 3), il caso Dyson/Dreame verifica se la logica del litisconsorzio e la logica delle misure provvisorie possano funzionalmente produrre effetti in territorio UE non partecipante all’Accordo UPC, non attraverso l’Accordo UPC bensì attraverso le norme del regolamento Bruxelles I bis applicate da un tribunale comune.
Comprova, inoltre, una nuova categoria di intermediario: il rappresentante autorizzato che consente l’accesso al mercato di diritto (conformità normativa), non necessariamente di fatto (facilitazione materiale o digitale di atti contraffattori).
9. Lo stato attuale della dottrina: tre spunti di riflessione in materia di provvedimenti inibitori transfrontalieri
9.1. La validità resta l’oggetto inamovibile
Lungo tutta la linea, da GAT a BSH/Electrolux , erga omnes la validità resta territorialmente ancorata allo stato di registrazione/convalida (per gli Stati Membri) e, in base al principio di non ingerenza, allo stato terzo dove si verificherebbero le modifiche al registro.
9.2. La contraffazione e la tutela provvisoria sono la forza mobile
I tribunali aditi in base alla competenza del domicilio del convenuto possono procedere sulla contraffazione anche quando viene eccepita la nullità, mantenendo limitate le conseguenze sulla validità (inter-partes, senza effetti sul registro). Le misure provvisorie restano una leva fondamentale, ma la loro portata territoriale ammissibile, in particolare per un tribunale comune come l’UPC, dipende dalle condizioni del criterio di collegamento e dai chiarimenti di prossima emanazione della CGUE.
9.3. Dyson c. Dreame è il banco di prova per il “territorio UE non-Accordo UPC”
Il rinvio pregiudiziale solleva direttamente la questione se uno Stato membro dell’UE non aderente all’Accordo UPC (Spagna) sia effettivamente schermato da misure provvisorie emesse dall’UPC, o se il Regolamento Bruxelles I bis possa sostenere un’eccezione in scenari commerciali transfrontalieri strettamente connessi, in particolare quando si sostiene che un intermediario con sede nell’UE costituisca il perno funzionale.
10. Da “non transfrontaliero” a “transfrontaliero con stretti vincoli funzionali”
L’arco da GAT c. LuK a Dyson c. Dreame non è una semplice storia di espansione. Piuttosto, è la costruzione progressiva di un quadro in cui possono esistere provvedimenti inibitori transfrontalieri, ma solo se rispettano i limiti invalicabili di (a) competenza esclusiva in materia di validità e (b) non interferenza con i registri stranieri, consentendo al contempo un efficace giudizio in materia di contraffazione e una tutela provvisoria attraverso i meccanismi del Regolamento Bruxelles I bis.
Dyson c. Dreame rappresenta l’attuale frontiera: chiede alla CGUE di decidere se l’UPC, proprio perché è un tribunale comune inserito nel diritto dell’UE in materia di giurisdizione, possa, in circostanze eccezionali, emettere misure provvisorie con effetti nel territorio dell’UE al di fuori dell’Accordo UPC. La risposta determinerà se la giurisdizione “long-arm” rimanga prevalentemente basata sulla presenza di beni e territorialmente cauta, o evolva in una dottrina più funzionale e orientata alla tutela esecutiva ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis.
[1] Versione in lingua inglese
[2] The jurisdiction of European courts in patent disputes
