G 1/25 (“Hydroponics”): quando è davvero necessario adattare la descrizione?
La decisione chiarisce i presupposti dell’adeguamento della descrizione alle rivendicazioni e consolida l’approccio interpretativo affermato dalla G 1/24.
Con la decisione G 1/25, pubblicata il 3 settembre 2026, l’Enlarged Board of Appeal (EBA) dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha fornito attesi chiarimenti sul tema dell’adattamento della descrizione a seguito della modifica delle rivendicazioni.
La decisione chiarisce che l’EPC non impone un obbligo generale di adattamento della descrizione alle rivendicazioni e che l’adeguamento è richiesto solo quando una divergenza assume una concreta rilevanza giuridica.
Contesto giuridico
La decisione trae origine dal rinvio formulato dal Technical Board of Appeal nella causa T 0697/22. In tale procedimento, la limitazione di una rivendicazione indipendente aveva creato una divergenza rispetto ad alcuni passaggi della descrizione, che continuavano a definire un elemento tecnico in termini più ampi rispetto alla nuova formulazione della rivendicazione. Da qui il quesito sottoposto all’EBA circa la necessità o meno di modificare la descrizione in presenza di una simile divergenza.
La questione si inserisce in un contesto caratterizzato da una profonda divergenza giurisprudenziale tra due orientamenti prevalenti. Da un lato, un primo orientamento ritiene che l’Art. 84 EPC imponga una sostanziale conformità tra descrizione e rivendicazioni. Dall’altro lato, un secondo orientamento (seguito, ad esempio, nelle decisioni T 56/21, T1989/18 e T1444/20) sostiene che le rivendicazioni devono essere “chiare di per sé” e l’art. 84 EPC non può essere usato per imporre la soppressione o la modifica di parti della descrizione non più coperte dalle rivendicazioni (teoria della “one-way street”).
La risposta dell’EBA
Chiamata a risolvere tale questione, l’EBA ha colto l’occasione non soltanto per chiarire quando l’adattamento della descrizione sia effettivamente necessario, ma anche per precisare il ruolo della descrizione nell’interpretazione delle rivendicazioni alla luce dei principi affermati nella decisione G 1/24.
L’EBA ha assunto una posizione intermedia tra i due orientamenti prevalenti. Da un lato, la decisione respinge la teoria della “one-way street” e nega che l’Art. 84 EPC riguardi esclusivamente le rivendicazioni. Dall’altro lato, la decisione esclude con altrettanta chiarezza che qualsiasi divergenza tra descrizione e rivendicazioni comporti automaticamente la necessità di modificare la descrizione.
Secondo la decisione, infatti, l’adattamento della descrizione (inclusi i disegni) è necessario soltanto quando l’incoerenza introdotta dalla modifica delle rivendicazioni comporta una violazione di specifici requisiti dell’EPC, in particolare ai sensi degli Articoli 52-57, 76(1), 83, 84, 123(2) o 123(3) EPC.
“If the claims of a European patent, or patent application, are amended during proceedings before the departments of the EPO, or in appeal proceedings, and the amendment introduces an inconsistency between the amended claims and the description, including any drawings, of the patent, or application, and because of that inconsistency Articles 52 to 57, 76(1), 83, 84, 123(2) or 123(3) EPC are not complied with, it is necessary to adapt the description, including any drawings, to the amended claims so as to remove that inconsistency. “
Non esiste, dunque, un obbligo generale di conformazione della descrizione alle rivendicazioni.
L’EBA afferma, infatti, espressamente che l’EPC non impone l’adattamento della descrizione per il solo scopo di ottenere un allineamento formale con le rivendicazioni (“merely for the sake of formal concordance”).
Nuova definizione di “incoerenza” tra descrizione e rivendicazioni
Partendo da tali principi, l’EBA individua una definizione di “incoerenza” tra descrizione e rivendicazioni, idonea a delimitare i casi nei quali l’adattamento della descrizione risulta necessario.
La decisione chiarisce che un’incoerenza sussiste quando una o più affermazioni della descrizione suggeriscono un’interpretazione della rivendicazione incompatibile con il suo significato apparente e tale incompatibilità non può essere agevolmente risolta applicando i principi di interpretazione delineati nella decisione G 1/24.
“An inconsistency between the claims and the description, and any drawings, exists where one or more statements in the description, including the drawings, suggest an understanding of a claim which is incompatible with the apparent meaning of the claim, and that incompatibility cannot readily be resolved by applying the principles set out in G 1/24.”
In particolare, l’EBA osserva che l’incoerenza esiste quando il tecnico del ramo, leggendo rivendicazioni e descrizione congiuntamente, rimane in effettivo dubbio (“real doubt“) circa il significato della rivendicazione.
“If the person skilled in the art reading the claim in the light of the description and any drawings would be left in real doubt as to the meaning of the claim, however, there is an inconsistency.”
Nell’ambito di tale definizione assume, quindi, particolare rilievo il riferimento al criterio del “real doubt”. L’EBA individua, infatti, nel permanere di un dubbio reale (real doubt) circa il significato della rivendicazione, l’elemento che consente di distinguere una mera divergenza testuale da una vera e propria incoerenza rilevante ai fini dell’EPC.
Il semplice fatto che la descrizione continui a contenere esempi o forme di realizzazione non più ricomprese nell’ambito della rivendicazione non è, quindi, sufficiente, di per sé, a rendere necessario un adattamento della descrizione.
Il discrimine non è la divergenza testuale in quanto tale, bensì la sua capacità di generare un concreto problema interpretativo.
L’EBA non fornisce, tuttavia, indicazioni dettagliate su quando un dubbio interpretativo possa dirsi sufficientemente serio (real doubt) da giustificare l’adattamento della descrizione. È prevedibile che la concreta applicazione di tale concetto venga progressivamente delineata dalla successiva giurisprudenza.
Le implicazioni pratiche della decisione
Certamente, da tale decisione si desume con chiarezza che l’adattamento della descrizione non costituisce un adempimento formale autonomo, ma una misura eventuale e strumentale alla rimozione di un’incoerenza avente rilevanza giuridica ai fini della conformità ai requisiti dell’EPC.
In questo senso, uno degli effetti più significativi della decisione potrebbe essere il ridimensionamento dell’approccio fortemente formalistico che ha caratterizzato parte della prassi degli ultimi anni e che ha spesso imposto ai richiedenti una sistematica eliminazione o “neutralizzazione” di ogni forma di realizzazione non coperta dalle rivendicazioni.
L’attenzione sembra, infatti, spostarsi dalla ricerca di una corrispondenza letterale tra descrizione e rivendicazioni alla verifica dell’effettiva rilevanza giuridica dell’incoerenza riscontrata.
Sotto il profilo procedurale, l’EBA ha precisato che la modifica delle rivendicazioni e l’eventuale adeguamento della descrizione costituiscono parte di un unico intervento correttivo e sono preferibilmente da compire nel corso della stessa fase procedurale. Infatti, sebbene la necessità di adattare la descrizione dipenda dalla rilevanza giuridica dell’incoerenza introdotta dalle modifiche delle rivendicazioni, l’EBA osserva che, una volta accertata tale necessità, l’adeguamento della descrizione non rappresenta un’attività autonoma, ma si inserisce nella stessa fase procedurale in cui vengono modificate le rivendicazioni.
Il richiamo alla G 1/24
Un ulteriore aspetto di particolare rilievo riguarda il rapporto tra la G 1/25 e la precedente G 1/24. Nel rispondere al quesito, l’EBA ha, infatti, richiamato e ribadito i principi interpretativi stabiliti nella recente decisione G 1/24, chiarendo che l’interpretazione delle rivendicazioni non può prescindere dalla descrizione e dai disegni, affermando che:
• la descrizione e i disegni devono essere sempre consultati per interpretare le rivendicazioni e non solo se il tecnico del settore trova le rivendicazioni non chiare o ambigue; e
• l’interpretazione delle rivendicazioni dal punto di vista del tecnico del settore sulla base di rivendicazioni, descrizione e disegni costituisce un processo unitario e non sequenziale.
Tale decisione, quindi, conferma quanto già emerso della G 1/24 ed applica direttamente i principi interpretativi enunciati nella G 1/24, traendone conseguenze rilevanti anche in materia di Art. 84 EPC e segnando un ulteriore passo verso il superamento della tradizionale teoria secondo cui la chiarezza e il significato delle rivendicazioni potrebbero essere valutati indipendentemente dalla descrizione.
In conclusione, la decisione G 1/25 è una delle pronunce più significative degli ultimi anni in materia di Art. 84 EPC.
L’EBA ha respinto tanto la tesi dell’obbligo generalizzato di conformazione della descrizione alle rivendicazioni, quanto quella opposta dell’irrilevanza sostanziale dell’adattamento ai fini del soddisfacimento dei requisiti dell’art. 84 EPC. Il criterio individuato è, invece, quello della rilevanza giuridica dell’incoerenza.
La decisione non elimina, quindi, l’istituto dell’adattamento della descrizione, ma ne ridefinisce il fondamento giuridico, spostando l’attenzione dalla mera divergenza formale alla verifica della concreta rilevanza dell’incoerenza ai fini della conformità all’EPC.
Sul piano sistematico, la decisione rappresenta una naturale prosecuzione della G 1/24, consolidando un approccio “olistico” dell’interpretazione delle rivendicazioni, per il quale rivendicazioni, descrizione e disegni costituiscono un insieme unitario e concorrono congiuntamente alla definizione dell’ambito di protezione e del significato tecnico dell’invenzione.
Se la G 1/24 aveva ridefinito il ruolo della descrizione nell’interpretazione delle rivendicazioni, la G 1/25 ne rappresenta la prima applicazione concreta nel contesto dell’Art. 84 EPC.
Sarà ora la prassi applicativa dell’EPO a determinare la reale portata innovativa della pronuncia. In particolare, sarà interessante osservare come il criterio del “real doubt” verrà applicato nella prassi delle Divisioni di Esame, delle Divisioni di Opposizione e delle Camere di Ricorso. Proprio da tale evoluzione dipenderà il reale impatto della decisione sulle future strategie di redazione e modifica delle domande di brevetto europee.
Si rimanda al link che segue per una lettura completa della decisione:
https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g250001eu1
