T1309/24: Parametri insoliti, onere della prova e insufficienza di descrizione
Un’analisi della decisione T1309/24 sulla sufficienza di descrizione
Con la decisione T1309/24, una Camera Tecnica dei Ricorsi (“Board”) dell’EPO ha revocato il brevetto europeo EP3601763 B1, relativo ad un impianto per la pulizia di motori a combustione interna, per difetto di sufficienza di descrizione ai sensi dell’articolo 83 CBE.
Il caso illustra con chiarezza i rigorosi standard applicati dall’EPO quando la definizione dell’invenzione fa perno su un parametro non convenzionale o insolito, nella fattispecie, un “tasso di incrostazione” del motore a combustione interna.
In estrema sintesi, con la decisione T 1309/24, il Board ha confermato le linee guida fissate nel Case Law Board of Appeal, sezione II.C.5.5.3, in cui si specifica che quando l’invenzione è basata su un parametro insolito elaborato ad hoc, la descrizione del brevetto deve contenere obbligatoriamente almeno un insegnamento esplicito che consenta alla persona esperta del ramo di determinare tale parametro insolito sulla base degli insegnamenti tecnici contenuti nel brevetto e delle conoscenze generali della persona esperta del ramo.
L’invenzione oggetto del brevetto europeo EP3601763 B1 ha per oggetto un impianto per la pulizia dei depositi carboniosi nei motori a combustione interna mediante l’iniezione di un fluido detergente con il motore in moto.
In primo grado, la Divisione di Opposizione aveva confermato il mantenimento in vita del brevetto in forma emendata.
La caratteristica giudicata distintiva della rivendicazione indipendente 1 di EP3601763 B1 era la seguente:
- mezzi diagnostici atti a determinare un “tasso di incrostazione” in funzione di parametri intrinseci del motore a combustione interna (ad esempio cilindrata, tipo di carburante, numero di cilindri, ecc.) e parametri legati alle condizioni di utilizzo del motore a combustione interna (ad esempio chilometri percorsi, ore di utilizzo, percentuale di chilometri percorsi in città, in strade extra-urbane, autostrada, ecc.).
Studio Torta in qualità di opponente ha presentato ricorso di fronte all’Ufficio Europeo Brevetti, chiedendo la revoca totale del brevetto per violazione dell’articolo 83 CBE, sostenendo che la descrizione rivendicasse un mero principio generale senza fornire alcuna informazione concreta per giungere alla quantificazione di tale “tasso di incrostazione”.
Il Board ha individuato come questione cardine se l’esperto del ramo fosse in grado, sulla base dell’insegnamento complessivo del brevetto e delle proprie conoscenze generali, di determinare il “tasso di incrostazione” in modo affidabile e senza sforzo eccessivo.
Quando un parametro inconsueto o insolito viene utilizzato per definire la soluzione a un problema tecnico, il titolare del brevetto ha lo specifico dovere di esporre l’insieme delle informazioni necessarie affinché la persona esperta possa determinarlo in modo affidabile (Case Law Board of Appeal, II.C.5.5.3).
Dall’esame della descrizione del brevetto, il Board ha rilevato che il brevetto elenca a titolo esemplificativo diversi parametri e introduce la nozione di «coefficienti di ponderazione», ma non divulga alcuna formula matematica, né indica in che modo tali parametri debbano essere combinati, normalizzati, addizionati o moltiplicati per calcolare tale “tasso di incrostazione”.
Di conseguenza, manca la descrizione sufficientemente dettagliata e completa di almeno una forma di realizzazione dell’invenzione rivendicata.
Durante la procedura di ricorso, il titolare del brevetto ha prodotto documentazione esterna a sostegno della sufficienza di descrizione, tra cui resoconti di esercitazioni condotte con studenti universitari e dottorandi per dimostrare la facilità di elaborare una formula per il calcolo di tale “tasso di incrostazione”, nove anni dopo la data di deposito del brevetto EP3601763 B1.
Il Board ha tuttavia respinto l’efficacia probatoria di tali esercitazioni, perché gli studenti partecipanti ai test non potevano configurarsi come verosimili persone esperte del ramo per i seguenti motivi:
- non possedevano competenze tecniche specifiche sull’influenza dei parametri sull’intasamento dei motori a combustione interna;
- erano stati loro forniti dati pratici non presenti nel testo del brevetto, omettendo al contempo le istruzioni desumibili dalla descrizione.
Il Board ha pertanto riconosciuto che i test condotti dagli studenti non rispecchiavano minimamente il problema che avrebbe dovuto affrontare la persona esperta del ramo per verificare la sufficienza di descrizione del brevetto EP3601763 B1, ovvero ricavare almeno una formula per determinare tale “tasso di incrostazione” sulla base dell’insegnamento complessivo del brevetto e delle proprie conoscenze generali. Il ricorso a simulazioni o prove condotte da figure prive del profilo dell’esperto del ramo (come studenti non specialisti) si è quindi ritorto contro il titolare, confermando che l’invenzione richiede attività di ricerca e sviluppo non guidate dal brevetto.
Richiamando l’orientamento sancito dalla decisione T 63/06, il Board ha inoltre evidenziato le regole sull’onere della prova:
- Se la domanda di brevetto non fornisce indicazioni concrete sul calcolo del parametro inusuale, sussiste solo una debole presunzione di sufficienza;
- l’opponente può superare tale presunzione dimostrando in modo plausibile che le conoscenze generali del tecnico del ramo non consentono di attuare l’invenzione; e
- l’onere probatorio di dimostrare in modo plausibile che le conoscenze generali del tecnico del ramo sono effettivamente sufficienti per realizzare la caratteristica rivendicata spetta quindi al titolare del brevetto.
Il titolare del brevetto non è stato in grado di fornire nemmeno una formula per determinare tale “tasso di incrostazione” sulla base dell’insegnamento complessivo del brevetto funzionante per tutto l’ambito di protezione rivendicato né durante la fase scritta della procedura di ricorso, né durante l’udienza orale conclusiva.
Di conseguenza, il Board ha annullato la decisione di primo grado e revocato integralmente il brevetto EP3601763 B1 per mancanza di sufficienza di descrizione.
