Riforma della Legge Marchi cinese: cosa cambia dal 2027 e quali conseguenze pratiche per le imprese
La Cina ha approvato la quinta revisione della Legge Marchi, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.
Le modifiche introducono un cambiamento significativo di approccio: il sistema cinese si allontana progressivamente da una logica incentrata sulla sola registrazione per valorizzare maggiormente l’uso effettivo del marchio.
Parallelamente, vengono rafforzati i controlli sulla legittimità dei diritti presenti nel registro e gli strumenti destinati a contrastare i depositi in mala fede.
Di seguito le principali novità che meritano particolare attenzione per chi opera sul mercato cinese.
Contrasto ai depositi in mala fede e rafforzamento del principio di buona fede
La nuova normativa introduce un approccio più severo nei confronti delle domande di marchio depositate in mala fede. In particolare, viene colpita la registrazione di marchi privi di una reale prospettiva di utilizzo e non giustificati dalle normali esigenze commerciali del richiedente.
L’obiettivo è contrastare con maggiore efficacia i depositi speculativi, inclusi quelli relativi a marchi ingannevoli o imitativi di diritti altrui.
La normativa rafforza inoltre il principio di buona fede, chiarendo che i diritti di marchio non possono essere esercitati in modo abusivo a danno dell’interesse pubblico o dei diritti di terzi.
Nei casi di accertamento della mala fede e di danno per il legittimo titolare, oltre all’annullamento del marchio, potranno essere comminate sanzioni amministrative nei confronti dei richiedenti e, in alcuni casi, anche dei consulenti marchi coinvolti nelle pratiche abusive.
Le nuove disposizioni rafforzano inoltre la vigilanza sulle attività marchi con dimensione internazionale, estendendo la responsabilità dei consulenti cinesi anche per condotte abusive commesse nell’ambito di procedure estere.
L’obiettivo dichiarato è contrastare con maggiore incisività il fenomeno del trademark hoarding (accaparramento di marchi) e, più in generale, favorire un utilizzo corretto del sistema marchi.
Centralità dell’uso effettivo del marchio: l’importanza delle prove d’uso
Le registrazioni concesse da oltre tre anni continuano a essere vulnerabili alla decadenza per non uso e il titolare può essere chiamato a fornire prove documentali precise e puntuali. Il mancato deposito di adeguata documentazione può determinare la decadenza della registrazione in Cina.
La nuova legge chiarisce inoltre che costituisce uso del marchio anche quello effettuato tramite internet e altre reti informative. Sebbene la prassi amministrativa e la giurisprudenza già attribuissero rilevanza all’uso del segno in ambiente digitale, il riconoscimento normativo elimina ogni possibile incertezza interpretativa.
Per i titolari di marchi in Cina diventa quindi ancora più importante conservare prove dell’uso serio ed effettivo, raccogliendo non solo contratti e documentazione contabile, ma anche evidenze dell’uso del marchio nell’ambito dell’e-commerce, dei social media e delle piattaforme digitali, purché dirette a un pubblico cinese.
Sarà quindi fondamentale poter dimostrare che tali materiali siano effettivamente accessibili al pubblico cinese.
Maggiore pressione sui marchi non utilizzati: azioni di decadenza promosse anche ex officio e non solo da terzi
La nuova disciplina rafforza gli strumenti diretti a eliminare dal registro i marchi che non sono oggetto di effettivo utilizzo. Fino a oggi, la cancellazione per non uso di un marchio concesso da oltre tre anni dipendeva prevalentemente dall’iniziativa di soggetti terzi.
Con la nuova legge, anche l’Ufficio marchi cinese potrà avviare ex officio un’azione diretta ad accertare l’effettivo uso di un marchio presente nel registro da oltre tre anni.
Il maggiore coinvolgimento delle autorità nel monitoraggio delle registrazioni inattive potrebbe aumentare significativamente il rischio per i marchi mantenuti a registro senza un’effettiva presenza sul mercato.
In tale contesto, la conservazione delle prove d’uso assume un’importanza strategica per tutti i titolari di marchi registrati in Cina. Le registrazioni meramente difensive e non supportate da un utilizzo effettivo potrebbero quindi diventare significativamente più vulnerabili.
Blocco temporaneo delle nuove domande dopo la cancellazione volontaria del marchio
La riforma prevede che, in caso di cancellazione volontaria di un marchio registrato, per un periodo di un anno dalla relativa pubblicazione l’Ufficio marchi cinese non possa approvare domande presentate da terzi per marchi identici o simili relativi a prodotti o servizi identici o affini.
La disposizione mira a limitare possibili utilizzi strumentali della cancellazione volontaria e introduce un ulteriore elemento da considerare nella gestione del portafoglio marchi.
Le imprese che valutano la rinuncia a una registrazione dovranno pertanto tenere conto di questo periodo di attesa nell’ambito della propria strategia di protezione in Cina.
Riduzione del termine di opposizione da tre a due mesi
La riforma riduce da tre a due mesi il termine per proporre opposizione contro una domanda di marchio pubblicata, lasciando invariata la decorrenza dalla data di pubblicazione.
La modifica è finalizzata ad accelerare le procedure di registrazione, ma comporta una significativa contrazione dei tempi a disposizione dei titolari di diritti anteriori per individuare e contestare depositi confliggenti.
Le imprese dovranno quindi rafforzare le attività di sorveglianza e rendere più tempestivi i processi interni relativi all’avvio delle opposizioni.
Le aziende che non dispongono di servizi di monitoraggio continuativo potrebbero trovarsi maggiormente esposte al rischio di perdere l’opportunità di intervenire contro domande potenzialmente lesive. In uno scenario caratterizzato da termini più brevi, la tempestività dell’intervento diventerà ancora più importante.
Registrabilità dei marchi in movimento (motion marks)
La riforma amplia le categorie di segni registrabili introducendo la possibilità di ottenere tutela per i marchi in movimento anche in Cina.
Si tratta di una novità che avvicina ulteriormente il sistema cinese alle principali giurisdizioni già aperte alla tutela dei segni non tradizionali, tra cui l’Unione Europea.
Con l’introduzione di nuove tipologie di marchi, le imprese potranno valutare nuove strategie di protezione per contenuti animati, sequenze dinamiche e altri elementi utilizzati negli ambienti digitali e nelle piattaforme online.
La riforma prevede tuttavia che non possano essere registrati elementi dinamici che svolgano una funzione tecnica o che derivino dalla natura stessa del prodotto.
Analoghe limitazioni vengono estese anche ad altre categorie di marchi non tradizionali, quali i marchi sonori e le combinazioni di colori.
Le imprese interessate alla tutela di segni non convenzionali dovranno quindi verificare attentamente che gli elementi oggetto di registrazione siano percepiti dal pubblico come indicatori di origine commerciale e non come caratteristiche funzionali del prodotto o del servizio.
Contrasto agli abusi dei diritti e alle azioni strumentali
La riforma introduce specifiche misure contro l’utilizzo abusivo dei diritti di marchio e contro le azioni giudiziarie promosse in modo artificioso o strumentale.
In particolare, i giudici potranno sanzionare condotte caratterizzate da collusione fraudolenta o dalla costruzione artificiale dei fatti posti a fondamento di una controversia.
La disposizione riflette la crescente attenzione del legislatore cinese verso pratiche finalizzate a ostacolare i concorrenti o a ottenere vantaggi indebiti attraverso l’utilizzo improprio del sistema marchi.
Pur restando da chiarire l’applicazione concreta di queste nuove disposizioni, il messaggio del legislatore appare chiaro: il sistema dovrà favorire l’effettiva tutela dei diritti e non il loro utilizzo come strumento meramente speculativo o anticoncorrenziale.
Nel complesso, cosa cambia per le imprese?
Nel complesso, la riforma conferma una chiara evoluzione del sistema cinese verso una maggiore valorizzazione dell’uso effettivo del marchio, una più incisiva repressione delle registrazioni abusive e una gestione più dinamica del registro marchi.
Per i titolari di diritti diventerà quindi sempre più importante:
- monitorare costantemente i nuovi depositi, per potersi opporre tempestivamente a registrazioni fraudolente o comunque lesive di diritti anteriori;
- conservare prove d’uso adeguate e aggiornate, soprattutto con riferimento alle attività svolte online;
- verificare periodicamente la solidità del proprio portafoglio marchi;
- riesaminare eventuali registrazioni difensive non supportate da un concreto progetto commerciale;
- valutare le nuove opportunità di tutela offerte dall’ampliamento delle categorie di segni registrabili.
La nuova legge conferma dunque che, in Cina, la gestione del portafoglio marchi dovrà essere sempre meno statica e sempre più orientata all’effettivo sfruttamento e alla difesa attiva dei diritti.
In vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni il 1° gennaio 2027, le imprese con interessi sul mercato cinese potrebbero valutare l’opportunità di effettuare una revisione del proprio portafoglio locale, verificando la disponibilità di prove d’uso adeguate, l’efficacia delle attività di sorveglianza e l’eventuale presenza di registrazioni esposte ai nuovi strumenti di contestazione e cancellazione. Un’attività preventiva potrebbe consentire di individuare per tempo eventuali criticità e adeguare la strategia di protezione al nuovo contesto normativo.
