Brevetti Essenziali all’Implementazione di uno Standard – Standard-Essential Patents – Seps
Com’è noto, uno standard è un documento che definisce i requisiti relativi ad uno specifico articolo, materiale, componente, sistema o servizio, o che descrive nel dettaglio un particolare metodologia o una particolare procedura.
Gli standard sono definiti in generale da organismi di normazione (SSO: Standard-Setting Organizations o SDO: Standard-Developing Organizations), fra cui l’Istituto Europeo per le Norme di Telecomunicazione (ETSI) o l’Unione Internazionale delle Comunicazioni (ITU), per citarne due.
Esistono migliaia di standard. Il solo ETSI ha normato oltre 6500 standard. Di questi fanno parte gli standard di telecomunicazione di seconda generazione o “2G” (GSM/GPRS), di terza generazione o “3G” (UMTS) e di quarta generazione o “4G” (LTE). Un moderno computer portatile implementa ad esempio circa 251 standard di interoperabilità.
Gli standard riguardano spesso tecnologie protette da brevetto. Un brevetto che protegge una tecnologia essenziale per l’implementazione di uno standard è definito brevetto essenziale per lo standard. È impossibile fabbricare prodotti conformi a degli standard, quali smartphone o tablet, senza fare uso di tecnologie coperte da uno o più SEP.
I SEP sono diversi dai brevetti non essenziali per gli standard (non-SEP), ad esempio disegni o modelli che proteggono caratteristiche estetiche di un prodotto. Questo perché, in generale, le società possono inventare soluzioni alternative che non violino un non-SEP (mentre non possono trovare soluzioni alternative a un SEP). Ad esempio, la tecnologia “slide to unlock” (scorri per sbloccare) è coperta da un non-SEP. Molti produttori di smartphone hanno messo a punto tecnologie differenti per sbloccare lo schermo di uno smartphone senza violare il brevetto “slide to unlock”. Questo non sarebbe stato possibile con un SEP.
Sono migliaia i SEP riguardanti tecnologie implementate in vari standard definiti dagli SSO. Il numero complessivo di SEP dichiarati ad esempio allo ETSI è 155.474. I brevetti dichiarati essenziali per gli standard GSM e “3G” o UMTS sviluppati da ETSI sono oltre 23.500. Questi standard devono di fatto essere implementati in tutti gli smartphone e tablet venduti in Europa.
La politica degli SSO in materia di diritti di proprietà intellettuale prevede che sia il titolare del brevetto a dichiarare come SEP qualsiasi brevetto potenzialmente essenziale per uno standard, senza che ci sia una verifica da parte dell’SSO dell’esattezza delle dichiarazioni di essenzialità. Pertanto, sebbene dichiarazioni nei confronti di documenti contenenti determinate specifiche tecniche degli standard siano predittive del carattere di essenzialità, non tutti i SEP sono realmente essenziali, fenomeno, questo, definito “sovra-dichiarazione”, e la prassi attualmente in vigore per tale dichiarazione non è in grado di fornire informazioni affidabili sull’essenzialità dei brevetti dichiarati.
Non potendo gli SSO eseguire opportuni controlli sull’essenzialità dei brevetti, le controversie per stabilire se un brevetto rivendichi o meno un’invenzione riguardante un particolare standard devono essere risolte prima o nel corso di negoziazioni bilaterali (in questa fase le parti presentano e si confrontano di norma su tabelle di raffronto tra rivendicazioni (claim charts), in cui le caratteristiche rivendicate sono mappate su corrispondenti caratteristiche di prodotto ed eventualmente su caratteristiche del relativo standard). Solo un tribunale deciderà alla fine se un brevetto sarà o meno essenziale per una particolare implementazione di uno standard e di una particolare applicazione di questo standard in un determinato prodotto.
In nessun caso, quindi, le dichiarazioni SEP vanno interpretate come un’effettiva prova di essenzialità dei SEP rivendicati, e i controlli di essenzialità sui SEP rivendicati vanno eseguiti prima o nel corso di qualsiasi negoziazione per la concessione di licenze.
Grazie allo loro essenzialità per gli standard, i SEP sono fondamentali per le imprese e sono oggetto di controversie molto più spesso dei non-SEP. Come illustra il grafico che segue, che riporta il numero di contenziosi che coinvolgono SEP e non-SEP (“baseline”) in relazione ai singoli anni, la frequenza di contenziosi brevettuali in generale e relativa ai SEP in particolare è aumentata in modo significativo negli ultimi 30 anni. Nel settore delle telecomunicazioni si è assistito a una notevole impennata delle controversie brevettuali che hanno coinvolto molti colossi del settore come Apple, Motorola, Samsung, Google e Microsoft. Tuttavia, la tabella adiacente mostra chiaramente che i contenziosi riguardanti i SEP riguardano anche molti altri settori.
La definizione degli standard (o standardizzazione) si ottiene generalmente mediante un accordo fra imprese, spesso concorrenti, di uno stesso settore, ed è soggetta alle disposizioni dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). In considerazione dei loro effetti economici positivi, gli accordi di standardizzazione sono generalmente compatibili con l’articolo 101 TFUE, anche se si tratta di accordi fra concorrenti per l’adozione di una singola tecnologia in favore di terzi.
I SEP possono conferire tuttavia notevole potere di mercato a chi li detiene. Una volta che è stato raggiunto un accordo su uno standard e le aziende del settore hanno investito in modo massiccio sui prodotti conformi allo standard, il mercato è vincolato de facto allo standard e ai relativi SEP.
Questo potrebbe indurre le società ad avere comportamenti anti-concorrenziali, ad esempio “sfruttando” gli utenti dopo l’adozione dello standard, escludendo i concorrenti dal mercato, estorcendo royalty eccessive, imponendo condizioni di licenza obbligatoria che il licenziatario non avrebbe normalmente accettato o imponendo al licenziatario di rinunciare al proprio diritto di rivendicare la nullità o la non violazione dei SEP.
Per arginare questi timori sulla concorrenza e garantire la condivisione dei benefici derivanti dalla standardizzazione, molti SSO hanno esortato le imprese titolari di brevetti essenziali all’implementazione di uno standard a impegnarsi a concedere in licenza i propri SEP in regime FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory – Equo, Ragionevole e non-Discriminatorio).
Gli impegni FRAND sono concepiti per (i) garantire che tecnologia integrata in uno standard sia accessibile ai fabbricanti di prodotti conformi allo standard e (ii) remunerare i titolari dei SEP.
La Commissione Europea ha emanato linee guida su come applicare la normativa antitrust del TFUE ad accordi “orizzontali” fra concorrenti (le linee guida orizzontali) e in passato si è occupata di problemi legati alla concorrenza derivanti dalla standardizzazione in casi come Rambus e IPCom.
In particolare, Rambus è stata preliminarmente riconosciuta responsabile di una cosiddetta “imboscata brevettuale”, avendo nascosto intenzionalmente di detenere dei SEP e in seguito imponendo royalty per questi SEP che non avrebbe potuto imporre in altro modo. In seguito alle obiezioni eccepite dalla Commissione Europea, Rambus si è impegnata a limitare a livello mondiale le propre royalty per prodotti conformi agli standard in oggetto per un periodo di cinque anni. Nel 2009 la Commissione ha adottato una decisione conforme all’articolo 9, rendendo gli impegni assunti da Rambus legalmente vincolanti.
Nel 2007 la IPCom ha acquisito da Bosch una serie di SEP soggetti a regime FRAND. IPCom era sospettata di non aver ottemperato agli impegni FRAND assunti dai suoi predecessori. A seguito di un’indagine della Commissione Europea, la IPCom ha reso nota la propria intenzione di uniformarsi agli impegni assunti da Bosch.
Nella decisione sulla fusione fra Google e Motorola Mobility, la Commissione Europea ha espresso il timore che provvedimenti inibitori potessero essere usati in modo anti-concorrenziale per escludere dal mercato prodotti competitivi o per imporre onerose condizioni di concessioni di licenze pur avendo i licenziatari manifestato la disponibilità a siglare una concessione di licenza in regime FRAND.
Anche decisioni più recenti della Commissione Europea, Motorola e Samsung, riguardano la richiesta di azioni inibitorie sulla base di SEP. È opinione della Commissione Europea che intentare azioni inibitorie sia in generale un’azione legittima per contrastare i responsabili di violazioni brevettuali.
Tuttavia, se il titolare di un SEP gode di una posizione dominante e si è impegnato a concedere licenze in regime FRAND, si aspetterà di beneficiare dei profitti derivanti dalla concessione in licenza dei propri SEP anziché usare questi brevetti per tentare di escludere altri soggetti. Pertanto, la presentazione dinanzi a tribunali nazionali di un’azione inibitoria sulla base di un SEP nei confronti di un licenziatario disponibile a pagare per i SEP è stata classificata come abuso di posizione dominante.
Il settore delle telecomunicazioni ha assistito di recente a un significativo aumento di onerose controversie brevettuali che alcuni commentatori hanno definito “guerre di brevetti sugli smartphone”.
Nel 2012, a seguito della concessione di un provvedimento inibitorio (basato su un SEP) da parte di un tribunale tedesco, Motorola ha applicato il provvedimento inibitorio nel mercato tedesco. L’applicazione ha determinato un blocco temporaneo delle vendite online di iPhone e iPad da parte di Apple ai consumatori in Germania. Inoltre, in conseguenza dell’applicazione del provvedimento inibitorio, Apple è stata costretta a stipulare un oneroso accordo di composizione transattiva con Motorola e ha dovuto rinunciare al diritto a rivendicare nullità e non-violazione. Nella pratica questo può aver implicato per Apple l’obbligo di pagare per brevetti nulli e non contraffatti (anche passati). Inoltre, è interesse comune che brevetti potenzialmente nulli o non contraffatti possano essere contestati davanti a un tribunale e che le società, e di conseguenza i consumatori, non siano tenute a pagare per brevetti non contraffatti.
Nel caso Motorola, la Commissione Europea ha valutato il tentativo di Motorola di far valere provvedimenti inibitori nei confronti di un licenziatario disponibile, Apple, basandosi su uno dei propri SEP come una violazione delle regole sulla libera concorrenza dell’UE. La Commissione Europea è giunta a questa conclusione alla luce dei fattori specifici che distinguono questo casa da un “normale” caso in cui un titolare di brevetto tenta di ottenere un provvedimento inibitorio. Primo, Motorola aveva dichiarato che il brevetto per il quale chiedeva il provvedimento inibitorio era essenziale ai fini dell’implementazione dello standard 2G ETSI. Secondo, Motorola si è impegnata a concedere in licenza i SEP a terzi in regime FRAND. Terzo, Apple aveva pattuito con Motorola che, in caso di controversia, i tribunali tedeschi avrebbero stabilito il tasso FRAND applicabile e Apple avrebbe pagato le royalty dovute.
La sentenza Motorola stabilisce che il consenso di un potenziale licenziatario a determinare per via giudiziale un tasso FRAND in caso di controversia è una chiara indicazione della disponibilità dello stesso a stipulare un accordo di concessione in licenza e a pagare al titolare del SEP un compenso adeguato. Il titolare di un SEP non ha quindi alcun bisogno, né alcun motivo, di ricorrere a un provvedimento inibitorio per proteggere i propri interessi commerciali. In questo caso particolare, la richiesta e l’applicazione di un provvedimento inibitorio ha indotto Apple a rinunciare al proprio legittimo diritto di contestare la validità e la violazione dei SEP di Motorola. C’è un forte interesse pubblico a incoraggiare azioni volte a contestare la validità e la violazione di brevetti. Il pagamento di royalty per SEP che sono nulli o inutilizzati può aumentare indebitamente i costi di produzione che a loro volta possono comportare prezzi più elevati per i consumatori.
In media, oltre il 30% delle azioni di nullità a livello europeo si conclude con l’annullamento esplicito dei brevetti contestati e all’incirca nel 50% dei brevetti contestati si riscontra una non-violazione.
Nel caso Samsung, la presunta violazione consisteva nella richiesta di provvedimenti inibitori nei confronti di un licenziatario disponibile, Apple, dinanzi ai tribunali di Germania, Italia, Olanda, Regno Unito e Francia con l’intento di vietare sul mercato determinati prodotti Apple sulla base di numerosi SEP 3G di Samsung che Samsung si era impegnata a concedere in licenza in regime FRAND.
In seguito all’indagine della Commissione Europea, Samsung si è impegnata a non intentare in Europa azioni inibitorie basate su SEP per dispositivi mobili per un periodo di cinque anni nei confronti di potenziali licenziatari di questi SEP che acconsentano ad accettare uno specifico sistema di concessione di licenza. Questo sistema di concessione di licenza prevede un periodo di negoziazione obbligatorio fino a un massimo di 12 mesi e, in caso di fallimento della negoziazione, la definizione di condizioni FRAND da parte di terzi, di un tribunale a discrezione di una delle parti o di un arbitro se entrambe le parti acconsentono. Gli impegni stabiliscono chiaramente che, laddove le parti sollevino dubbi in ordine alla validità o alla violazione dei SEP concessi in licenza, i giudici o arbitri dovranno tenerne conto.
Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE) in Huawei vs. ZTE ha fornito un utile orientamento per i casi in cui un titolare di SEP che si sia impegnato a concedere in licenza i propri SEP in regime FRAND è legittimato a intentare un provvedimento inibitorio nei confronti di un utilizzatore (ovvero una società che fa uso dell’insegnamento del SEP) senza ledere le norme sulla concorrenza per abuso di posizione dominante (Articolo 102 TFUE).
La sentenza della CGUE è anche in questo caso un “compromesso” fra gli interessi dei titolari dei SEP a proteggere il valore delle proprie invenzioni e gli interessi degli utilizzatori a sviluppare e commercializzare prodotti che utilizzano gli standard. La sentenza CGUE ha delineato una serie di principi fondamentali che i titolari dei SEP dovrebbero seguire nelle negoziazioni per la concessione in licenza di brevetti SEP per evitare che una richiesta di provvedimento inibitorio sia considerata un abuso di posizione dominante:
- Il titolare del SEP deve avvertire l’utilizzatore con comunicazione scritta della violazione contestatagli, indicando il SEP di riferimento e in che modo sarebbe stato violato. Questo perché l’utilizzatore potrebbe non essere consapevole di stare utilizzando l’insegnamento di SEP che sono validi ed essenziali per uno standard.
- L’utilizzatore deve manifestare una disponibilità a stipulare un accordo di concessione di licenza in regime FRAND.
- Il titolare del SEP deve far pervenire una specifica offerta scritta per una concessione di licenza in regime FRAND. L’offerta deve riportare l’ammontare delle royalty e il modo in cui viene calcolato.
- L’utilizzatore è tenuto a rispondere all’offerta “con coscienza”, in conformità con la prassi commerciale consolidata del settore e in buona fede; questo deve essere stabilito sulla base di fattori oggettive e deve contemplare in particolare l’assenza di tattiche dilatorie.
- Se l’utilizzatore non accetta l’offerta che gli è stata fatta, una controfferta in armonia con le condizioni FRAND deve pervenire tempestivamente e in forma scritta al titolare del SEP.
- Se l’utilizzatore sta facendo uso degli insegnamenti dei SEP prima che sia stato concluso un accordo di concessione di licenza, l’utilizzatore deve fornire opportune rassicurazioni in ordine al proprio uso passato e futuro dei SEP ad esempio fornendo una garanzia bancaria per il pagamento di royalty o accantonando una rilevante somma di denaro in un deposito.
- Qualora non si raggiunga un accordo sui dettagli delle condizioni FRAND in seguito alla controfferta dell’utilizzatore, le parti possono chiedere di comune accordo che l’ammontare della royalty sia determinato da una parte terza indipendente.
- L’utilizzatore non può essere oggetto di critiche se in parallelo ai negoziati per la concessione di una licenza contesta la validità o l’essenzialità dei SEP o si riserva il diritto di farlo in futuro. Pertanto, in contrasto con le disposizioni della sentenza Orange Book Standard che prevedeva un’“offerta incondizionata” da parte dell’utilizzatore per la concessione di licenza (a significare un accordo a non contestare la presunta violazione o validità del brevetto), l’utilizzatore può difendersi sollevando obiezioni di non-violazione e nullità.
In parallelo alla negoziazione per la concessione di licenza, il presunto autore della violazione può contestare la validità del SEP, l’essenzialità del (presunto) SEP, l’uso effettivo del SEP o riservarsi di farlo in futuro.
Il precedente elenco di punti fornito dalle due decisioni della Commissione Europea nei casi Motorola e Samsung fornisce un orientamento nella direzione di una “pace brevettuale” nel settore delle telecomunicazioni. Inoltre, questi due casi garantiscono certezza del diritto in tutti i settori in cui gli standard e i SEP soggetti a regime FRAND sono rilevanti, guidando i tribunali degli Stati Membri e gli SSO nell’interpretazione delle norme sulla concorrenza EU riguardanti l’applicazione di SEP soggetti a regime FRAND.
Le decisioni Motorola e Samsung della Commissione Europea confermano l’approccio equidistante della Commissione Europea in materia di diritti di proprietà intellettuale e concorrenza. I diritti di proprietà intellettuale, importanti per innovazione e crescita, non devono essere esercitati in modo indebito a discapito della concorrenza e di conseguenza dei consumatori.
In concreto, queste decisioni stabiliscono che i titolari dei SEP non devono abusare della propria posizione dominante sul mercato “condizionando” con provvedimenti inibitori licenziatari che si mostrino disponibili. Queste decisioni forniscono agli operatori del settore un’ulteriore spiegazione e un orientamento in materia di limitazione delle norme sulla concorrenza in relazione a provvedimenti inibitori basati su SEP.
In particolare, nei casi Samsung e Motorola la Commissione stabilisce che, nell’ambito della standardizzazione nella quale i titolari dei SEP si siano impegnati a (i) concedere in licenza i propri SEP e (ii) a farlo in condizioni eque, ragionevoli e con discriminatorie (FRAND), è anti-concorrenziale tentare di escludere concorrenti dal mercato intentando azioni inibitorie sulla base di SEP se il licenziatario è disponibile a siglare una concessione di licenza in regime FRAND.
In queste circostanze intentare azioni inibitorie può alterare le negoziazioni per la concessione di licenze e portare a condizioni di concessione di licenze inique, con un impatto negativo sulle scelte dei consumatori e sui prezzi.
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