Importanti modifiche al testo del Codice: l’attuazione della nuova direttiva Marchi in Italia
Il 23 marzo 2019 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 15/2019 che attua la Nuova Direttiva Marchi (2015/2436) e modifica il testo del Codice della Proprietà Industriale conferendo nuovi e più ampi diritti ai titolari di marchi registrati in Italia e permettendo una più efficace tutela anche delle indicazioni geografiche.
A parte alcune novità di carattere procedurale, riteniamo importante che i titolari di marchi conoscano quali nuovi diritti (oltre che qualche dovere) sono ora previsti.
Il testo del Decreto Legislativo, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, può essere scaricato al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/03/08/57/sg/pdf
Ampliamento delle ipotesi di opposizione alla registrazione di marchi di terzi
I titolari di marchi registrati hanno il diritto di opporsi alla registrazione di marchi di terzi identici o anche solo simili al proprio marchio. Fino ad ora, tale diritto poteva essere esercitato solo se i prodotti erano identici o, comunque, affini e dimostrando la sussistenza di un rischio di confusione o di associazione tra i marchi. Adesso è possibile opporsi alla registrazione anche in caso di prodotti diversi (non affini), purché il marchio anteriore goda di rinomanza e si provi l’indebito vantaggio che il terzo potrebbe trarne o il rischio di un pregiudizio a danno del marchio anteriore.
Inoltre, potranno presentare opposizione anche i soggetti titolari di DOP o IGP. Questa novità fornisce un ottimo strumento per tutelare le produzioni locali tipiche nei confronti di chi indebitamente registra marchi comprendenti indicazioni geografiche protette.
Maggior tutela di DOP, IGP e altre denominazioni tipiche (es. vini)
Il fenomeno dell’Italian sounding e dell’utilizzo indebito di indicazioni di origine è, purtroppo, sempre più diffuso e rappresenta una reale minaccia per l’economia.
La normativa europea prevedeva già che non potessero essere registrati come marchi tutti quei segni contenenti indicazioni ingannevoli sull’origine dei prodotti. Con la nuova direttiva, anche in Italia è previsto espressamente che vengano rifiutati d’ufficio i segni in conflitto con le DOP e le IGP protette per prodotti agroalimentari e vini, ma anche con menzioni tradizionali di vini, specialità tradizionali garantite (STG) e denominazioni di varietà vegetali.
Introdotto il Marchio italiano di Certificazione
Sempre nell’ottica del rafforzamento degli strumenti legislativi per controllare e garantire la qualità dei prodotti, è stato introdotto anche in Italia il Marchio di Certificazione. Si tratta di uno strumento già presente nella legislazione statunitense e successivamente inserito in quella europea. Esso consente ai soggetti che svolgono attività di controllo e certificazione su qualità, origine e natura dei prodotti, di registrare un proprio marchio, concedendolo in licenza solo alle imprese che rispettino un regolamento d’uso conforme alle suddette caratteristiche. Il regolamento deve essere depositato presso l’UIBM e contenere tutte le informazioni su natura, qualità e origine dei prodotti e sui controlli su di essi effettuati.
L’aspetto importante è che il titolare del Marchio di Certificazione debba, in questo processo, dare garanzie di terzietà e svolgere un ruolo di certificatore, attraverso effettivi e accurati controlli.
In Italia già esistevano tali marchi, ma erano classificati come Marchi Collettivi, i quali potevano essere registrati da chiunque, anche da imprese, senza garantire terzietà e controlli di qualità e certificazione.
Il Decreto Legislativo 15/2019 prevede che, entro un anno dalla sua entrata in vigore (quindi, entro il 23 marzo 2020), gli attuali titolari dei marchi collettivi che svolgono attività di certificazione debbano obbligatoriamente trasformare il titolo in Marchio di Certificazione, pena la decadenza dello stesso.
Abolizione del requisito della rappresentabilità grafica dei marchi
Come già avvenuto per i marchi UE, anche in Italia è ora possibile chiedere la registrazione di marchi non tradizionali, quali suoni, immagini in movimento, ologrammi. Basterà presentare all’UIBM una domanda di registrazione contenete un file audio o un file video con la rappresentazione chiara del marchio.
Siamo in attesa di una circolare relativa alle modalità pratiche di deposito presso l’UIBM e, soprattutto, di rilascio del certificato di registrazione.
Segnaliamo, comunque, che questa è una possibilità di deposito già esistente presso l’EUIPO dall’ottobre 2017 e che Studio Torta ha già ottenuto la registrazione di marchi con file multimediali.
Azioni Decadenza e Nullità di marchi registrati dinanzi all’UIBM
Fino ad oggi, tutte le azioni di decadenza e nullità di marchi registrati in Italia (marchi nazionali) potevano essere presentate necessariamente dinanzi all’autorità giudiziaria. Per i marchi comunitari registrati, invece (rectius, marchi dell’Unione Europea), è sempre stato possibile avviare azioni di decadenza e nullità direttamente dinanzi all’EUIPO, con una procedura amministrativa snella ed abbastanza economica, almeno in termini di tasse.
La direttiva UE ha stabilito che anche negli Stati membri dovesse essere prevista tale azione amministrativa dinanzi all’ufficio marchi nazionale.
Nel decreto 15/2019, attuativo della direttiva, è contenuta la nuova procedura nel dettaglio, la quale dovrà essere materialmente avviata entro il 14 gennaio 2023.
Il decreto include molte altre indicazioni con il chiaro obiettivo di colmare alcuni vuoti legislativi per dare attuazione a norme e principi stabiliti a livello comunitario e già in vigore in altri Stati. Anche la normativa italiana viene, quindi, allineata alla disciplina continentale e questo costituisce certamente un significativo vantaggio per i titolari dei marchi registrati in Italia.
Raffaella Barbuto
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