L’UPC ha emesso la prima decisione sulla contraffazione per equivalenti.
Il Tribunale di primo grado della Divisione locale dell’Aia ha adottato un test a quattro fasi e ha riscontrato la contraffazione per equivalenti del brevetto europeo EP2137782 nella causa Plant-e Knowledge contro Arkyne Technologies (UPC_CFI_239/2023).
Il brevetto in causa descrive un metodo per generare elettricità utilizzando una cella a combustibile microbico-vegetale (PMFC) che sfrutta i composti rilasciati dalle radici di una pianta come combustibile. Al contrario, le celle a combustibile microbiche dell’arte nota si basano su materie prime combustibili come il glucosio.
Il Tribunale di primo grado ha confermato la validità del brevetto e ha valutato la contraffazione. Come nota a margine, è interessante notare che il Tribunale ha utilizzato il problem-solution approach, tipico dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, per valutare l’attività inventiva del brevetto in causa.
Per quanto riguarda la contraffazione, il Tribunale ha escluso la contraffazione letterale in quanto il presunto prodotto contraffatto del convenuto differiva dall’invenzione brevettata nella posizione delle radici della pianta.
Poi, il Tribunale è passato alla valutazione della contraffazione per equivalenti. A questo proposito, il Tribunale ha adottato un test a quattro fasi formato dalle seguenti domande:
- Equivalenza tecnica: la variazione risolve (essenzialmente) lo stesso problema risolto dall’invenzione brevettata e adempie (essenzialmente) alla stessa funzione in questo contesto?
- L’estensione della protezione della rivendicazione all’equivalente è proporzionata ad una giusta protezione per il titolare del brevetto in considerazione del suo contributo alla tecnica ed è ovvio per il tecnico del ramo dalla pubblicazione del brevetto come applicare l’elemento equivalente (al momento della contraffazione)?
- Ragionevole certezza del diritto per i terzi: il tecnico del ramo comprende dal brevetto che l’ambito dell’invenzione è più ampio di quanto letteralmente rivendicato?
- Il prodotto oggetto della presunta contraffazione è nuovo e inventivo rispetto all’arte nota? (ossia, non si applica la difesa Gillette/Formstein).
Il Tribunale ha risposto affermativamente a tutte e quattro le domande e ha quindi riscontrato una contraffazione per equivalenti del brevetto in causa.
Nell’utilizzare questo test in quattro fasi, il Tribunale ha commentato che, in assenza di indicazioni sul test specifico da utilizzare, il test applicato è basato su “varie giurisdizioni nazionali”. Tuttavia, il test utilizzato dal Tribunale rispecchia in larga parte quello adottato da una Corte d’appello olandese nel caso “Eli Lilly/Fresenius” e non vengono forniti dettagli sugli approcci di altre giurisdizioni.
Pur riconoscendo che altre divisioni locali potrebbero esplorare approcci alternativi per valutare la contraffazione per equivalenti, questa prima decisione pone le fondamenta per l’evoluzione della giurisprudenza su questa complessa questione all’interno dell’UPC.
