MARCHI: NUOVA PROCEDURA DI DEPOSITO IN ITALIA – FAST TRACK
A partire dal prossimo 26 febbraio 2019 sarà possibile, per le domande di marchio italiane, accedere alla nuova procedura di deposito chiamata “fast track”, ovvero la modalità che permetterà di ridurre notevolmente i tempi di esame. In tal modo, in assenza di rilievi da parte dell’UIBM, la domanda di marchio verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale entro i successivi 7 giorni.
La suddetta procedura potrà essere utilizzata esclusivamente per le domande depositate on-line e con le seguenti caratteristiche:
- marchi denominativi o figurativi, individuali (non marchi collettivi o di certificazione);
- assenza di rivendicazione del diritto di priorità di un marchio estero;
- indicazione di prodotti e/o servizi coincidenti con quelli riportati nell’elenco della Classificazione Internazionale di Nizza. Terminologie personalizzate non saranno ammesse al “fast track” e potranno essere protette solo con la procedura di deposito ordinaria.
Tale nuova procedura, che era già in vigore per i marchi dell’Unione Europea, dal 26 febbraio 2019 permette di accelerare notevolmente i tempi di concessione del marchio italiano, ipotizzabili in circa 4 mesi, piuttosto che nei precedenti 10-12 mesi. Infatti, in seguito al deposito della domanda con metodo “fast track”, l’UIBM, se non individua motivi assoluti di rifiuto (es. vizi formali, difetto di capacità distintiva), dovrebbe procedere alla pubblicazione entro i successivi 7 giorni; quindi, decorsi inutilmente i tre mesi per l’opposizione, l’UIBM procede alla concessione. E’ pur vero che la concessione del marchio non preclude un’azione di nullità in via giudiziaria, ma tale eventualità (considerati oneri e costi) è di regola meno frequente rispetto ad una opposizione, cosicché un marchio concesso risulta comunque più “affidabile” di una mera domanda di marchio ancora soggetta ad opposizione.
Questa situazione presenta, tra l’altro, un vantaggio nel caso del deposito di un marchio internazionale. Come è noto, infatti, il marchio internazionale può essere invalidato in toto attaccando con successo, entro 5 anni, il marchio italiano che ne costituisce la base (c.d. “attacco centrale”). Prima dell’introduzione della procedura “fast track”, ci si trovava di fronte al dilemma tra: a) attendere la registrazione del marchio italiano, e perdere tuttavia il diritto di priorità in quanto l’attesa andava oltre il termine di 6 mesi previsto per avvalersi della priorità; oppure, depositare la domanda del marchio internazionale entro i 6 mesi di priorità, utilizzando tuttavia una mera domanda di marchio ancora soggetta ad opposizione, invece che un più “solido” marchio concesso. Oggi questo dilemma risulterebbe superato perché il “fast track” permette di basare un marchio internazionale entro i 6 mesi di priorità non più su una domanda, ma su una concessione di marchio italiano.
Inoltre, ottenere in anticipo la concessione, superando il periodo di opposizione, consente di valutare meglio i potenziali rischi di violazione di diritti anteriori connessi con l’adozione di un nuovo marchio, fermo restano che a tal fine risulta sempre consigliabile procedere all’esecuzione di ricerche tra i marchi anteriori. Per qualsiasi chiarimento o necessità vi invitiamo a rivolgervi al vostro professionista di riferimento o a scrivere a: marchi@studiotorta.it.
