Osservazioni da parte di terzi: un’arma ad elevato potenziale, ma troppo spesso sottovalutata
Cosa sono le osservazioni da parte di terzi?
Le osservazioni da parte di terzi sono un valido strumento previsto da diversi ordinamenti giuridici1, la cui potenzialità viene, tuttavia, molto spesso sottovalutata dalle aziende. L’Ufficio Europeo dei Brevetti fornisce la seguente definizione delle osservazioni da parte di terzi: “Nei procedimenti dinanzi all’Ufficio Europeo dei Brevetti, a seguito della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo può, in conformità con il Regolamento di esecuzione, presentare osservazioni sulla brevettabilità dell’invenzione cui si riferisce la domanda o il brevetto. Questa persona non è parte del procedimento”. È evidente che le osservazioni da parte di terzi sono un mezzo ad elevato potenziale che possiede un concorrente per intralciare e per contrastare la concessione di brevetti (concessi o ancora pendenti, ovvero sotto forma di domanda) di un suo competitor che possono risultare “pericolosi” e/o “fastidiosi”. Vale a dire, depositando la suddetta comunicazione possono essere introdotte delle obiezioni formali e/o sostanziali tali per cui, se convinta la Divisione competente, il titolare del brevetto per rimediare dovrà emendare le rivendicazioni restringendo l’ambito di protezione del brevetto stesso. Pertanto lo scopo è di fare modificare l’ambito di protezione tramite l’introduzione di ulteriori caratteristiche, in modo tale che la domanda di brevetto non “dia più fastidio” al proprio business e che, quindi, il brevetto venga indirizzato verso un ambito di protezione definente una soluzione “innocua”. Ma facciamo un passo indietro. Ancor prima di depositare una osservazione da parte di terzi sarebbe opportuno attivare un servizio di sorveglianza dei depositi dei principali competitor, in modo tale da venire a conoscenza dei vari depositi in stadi iniziali della domanda di brevetto. In particolare, la sorveglianza è un servizio nel quale si monitorano le domande di brevetto che un competitor deposita, analizzando nel dettaglio l’ambito di protezione (vale a dire, le rivendicazioni) e svolgendo delle ricerche indipendenti atte ad acquisire nuova documentazione (principalmente documenti brevettuali, documenti scientifici, libri, pubblicazioni video sul web, etc.) da segnalare all’ufficio nazionale o regionale presso il quale è stata depositata la domanda di brevetto “scomoda”, tramite il deposito della suddetta osservazione da parte di terzi. Purtroppo, allo stato attuale le piccole e medie imprese e spesso anche le grandi aziende, non riconoscono il potenziale del servizio di sorveglianza, che è invece molto importante, anzi si potrebbe anche azzardare e definirlo “indispensabile”.
Ma quali sono i vantaggi del deposito di un’osservazione da parte di terzi?
In primo luogo, il costo. Tutti conoscono l’opposizione dinanzi l’Ufficio dei Brevetti Europeo oppure le cause di nullità che si instaurano nei singoli stati, ma tali attività sono sempre legate ad un dispendio in termini economici non trascurabili e che spesso non tutte le aziende hanno intenzione di sostenere. Le osservazioni da parte di terzi hanno il vantaggio di essere di gran lunga molto più economiche. In secondo luogo, la tempistica di deposito. Per depositare l’osservazione da parte di terzi non c’è necessità di attendere la concessione del brevetto oppure di rispettare un certo intervallo temporale2. Ad esempio, a livello europeo è possibile depositare l’osservazione da parte di terzi in un qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione. Pertanto, è possibile depositare tale comunicazione sia durante la fase d’esame, sia in fase di opposizione e anche durante il periodo di appello. In terzo luogo, il fatto di non far parte della procedura. In altre parole, la persona che deposita le osservazioni da parte di terzi effettua il deposito e successivamente non deve svolgere nessun’altra attività. Mentre, come è noto, in una procedura di opposizione o di nullità l’opponente o il convenuto sono coinvolti nella procedura che avviene tramite contradditorio. Un ulteriore vantaggio, non da meno rispetto agli altri sopra riportati, è che si può decidere di depositare le osservazioni da parte di terzi in forma anonima (quindi senza far sapere al titolare del brevetto chi l’ha depositata) oppure indicando le generalità (volendo anche di un “prestanome”). Le valutazioni da fare nella scelta delle due opzioni sono varie e differenti. Sicuramente chi decide di depositare un’osservazione da parte di terzi in forma anonima non si espone al rischio di accendere i riflettori su sé stesso, di fatto comunicando al concorrente che “quella” domanda di brevetto gli è scomoda. Bisogna però tenere presente che le osservazioni da parte di terzi depositate in forma anonima, ad esempio in fase d’appello post opposizione EPO, tenendo conto della discrezionalità esercitata dalla Divisione d’Appello tendenzialmente non vengono prese in considerazione e vengono trattate di fatto come se non fossero mai state depositate. Al contrario, depositando le osservazioni da parte di terzi con le proprie argomentazioni e indicando le proprie generalità, alcuni ordinamenti, come l’EPO, prevedono l’accelerazione ad esempio della fase d’esame, di fatto impegnandosi ad emettere una lettera ufficiale entro tre mesi dal deposito. In aggiunta, spesso le osservazioni da parte di terzi depositate per una nazione/regione vengono successivamente richiamate anche in nazioni/regioni con fasi d’esame successive. Pertanto, il singolo deposito di un’osservazione da parte di terzi può produrre molteplici effetti dilazionati nel tempo. Infine, la percentuale di successo. Infatti, questa arma così “sconosciuta” e “sottovalutata” dalle aziende in realtà può portare a grandi successi. La nostra azienda, che si occupa tra le varie attività anche della redazione e del deposito delle suddette comunicazioni, ha analizzato gli scenari che si sono presentati dopo il deposito di una summenzionata comunicazione. In particolare, su un totale di 134 osservazioni da parte di terzi depositate per conto di un nostro cliente negli ultimi 10 anni, si è rilevato che:
– il 63%3 delle domande di brevetto contro le quali sono state depositate delle osservazioni da parte di terzi sono state successivamente emendate, riducendo di fatto l’ambito di protezione delle domande di brevetto stesse;
– quasi il 21%4 delle domande di brevetto contro le quali sono state depositate delle osservazioni da parte di terzi sono state abbandonate dal titolare o rifiutate dall’ufficio nazionale/regionale;
– solo il 10% delle osservazioni da parte di terzi non ha prodotto alcun effetto e l’iter dei brevetti è proseguito normalmente; e
– il 6% delle comunicazioni non ha prodotto fino ad oggi alcun effetto.
Analizzando i numeri sopra indicati si evince il vero potenziale di questa tipologia di comunicazioni. Infatti, il 84% delle comunicazioni depositate hanno portato ad una modifica, abbandono o rifiuto.
Si può concludere che la strategia migliore sarebbe il connubio tra sorveglianza e deposito di osservazioni da parte di terzi, che sarebbe quindi un’arma dal potenziale eccelso, anche se purtroppo sottovalutata.
Note
1: A titolo d’esempio si citano gli articoli per i singoli codici: WIPO (Sezione 802-805) l’Ufficio Europeo dei Brevetti (Art.115 EPC), l’Ufficio Americano Brevetti e Marchi (35 U.S.C 122(e)), l’Ufficio Brevetti e Marchi del Regno Unito (Section 21) e l’Ufficio Brevetti e Marchi Tedesco (§ 43(3), 2 PatG). Per quanto riguarda l’Italia, anche se il Codice di Proprietà Industriale non prevede per i brevetti per invenzione, i brevetti per modello di utilità e i certificati complementari di protezione delle norme atte a disciplinare le osservazioni di terzi, queste ultime vengono tuttavia ammesse da alcuni anni in virtù di norme generali relative ai procedimenti amministrativi.
2: Tranne per le domande di brevetto Internazionali per le quali è possibile depositare una osservazione da parte di terzi solo entro 28 mesi dalla data di deposito o dalla data della prima priorità rivendicata.
3: La percentuale indicata tiene conto di tutte le domande di brevetto che sono state emendate dopo che è stata depositata contro di esse almeno una osservazione da parte di terzi, indipendentemente dal fatto che l’emendamento sia direttamente imputabile al deposito della suddetta comunicazione.
4: La percentuale indicata tiene conto di tutte le domande di brevetto che sono state abbandonate o rifiutate dopo che è stata depositata contro di esse almeno una osservazione da parte di terzi, indipendentemente dal fatto che l’abbandono o il rigetto sia direttamente imputabile al deposito della suddetta comunicazione.
Nadine Battiato
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