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La Dottrina dell’Equivalenza Tecnica dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti

Verso una Metodologia Coerente?

1. Il contesto

La dottrina dell’equivalenza tecnica ha tradizionalmente svolto un ruolo fondamentale nel diritto europeo dei brevetti. Radicata nell’Articolo 69 della CBE e nel suo Protocollo, essa mira a raggiungere un delicato equilibrio tra la necessità di garantire un’equa protezione al titolare del brevetto e l’esigenza di certezza del diritto per i terzi. Questo equilibrio è particolarmente delicato nelle controversie transfrontaliere, laddove gli approcci nazionali sono stati storicamente tra loro divergenti.

La creazione del UPC ha riaperto questo annoso dibattito a livello sovranazionale. Significativamente, né l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti né il Regolamento di procedura forniscono una definizione esplicita di equivalenza o un test codificato per la sua applicazione. Di conseguenza, il Tribunale ha dovuto costruire la propria dottrina attraverso la giurisprudenza, attingendo — implicitamente o esplicitamente — dalle tradizioni degli Stati Membri partecipanti.

Allo stato attuale, la caratteristica più distintiva del sistema UPC risiede nell’assenza di un precedente unificante. Nessuna decisione della Corte d’Appello ha ancora stabilito un quadro vincolante per la contraffazione per equivalenza. Questa lacuna istituzionale spiega l’eterogeneità delle soluzioni adottate dalle divisioni di primo grado e la mancanza di un consolidamento dottrinale.

Casi dinanzi al UPC in materia di equivalenza.

2. Il Quadro Normativo

Il UPC ha costantemente fondato il proprio ragionamento sull’Articolo 69 della CBE e sul Protocollo sulla sua interpretazione. Tali fonti stabiliscono che le rivendicazioni definiscono l’estensione della protezione brevettuale, mentre la descrizione e i disegni servono ai fini dell’interpretazione, e che si deve tenere debito conto degli elementi equivalenti a quelli specificati nelle rivendicazioni.

In linea con il consolidato diritto europeo dei brevetti, il UPC ha chiarito che tali principi interpretativi si applicano parimenti alla valutazione della validità e della contraffazione, inclusa la contraffazione per equivalenza. Tale convergenza garantisce un grado di continuità con la giurisprudenza preesistente, nonostante la novità istituzionale del Tribunale.

Inoltre, la Corte d’Appello ha sottolineato che l’interpretazione delle rivendicazioni deve realizzare un equilibrio tra un’adeguata protezione per il titolare del brevetto e una sufficiente certezza del diritto per i terzi. Questo duplice obiettivo costituisce il fondamento normativo sul quale viene costruita l’emergente dottrina degli equivalenti.

3. L’approccio strutturale alla contraffazione

Nonostante le differenze metodologiche, la giurisprudenza del UPC mostra un forte grado di convergenza a livello strutturale. L’analisi della contraffazione viene costantemente condotta in due fasi successive. Il Tribunale esamina in primo luogo se la realizzazione presuntamente contraffattoria ricada nella portata letterale delle rivendicazioni. Solo se la risposta a tale quesito è negativa, il Tribunale procede a valutare se la medesima realizzazione possa, ciò nonostante, costituire contraffazione per equivalenza.

Questo approccio in due fasi, che è stato esplicitamente confermato in diverse decisioni, riflette una gerarchia concettuale in cui l’equivalenza opera come meccanismo sussidiario. Non si tratta di una via alternativa per giungere al medesimo risultato, bensì di uno strumento correttivo che si attiva solo quando non viene riconosciuta la contraffazione letterale.

4. L’equivalenza tecnico-funzionale come requisito fondamentale

Al di là di questa convergenza strutturale, il più significativo punto di accordo sostanziale tra le decisioni del UPC riguarda il requisito dell’equivalenza tecnico-funzionale. Tutte le divisioni sembrano concordare che la contraffazione per equivalenza presupponga che la variante realizzi essenzialmente la stessa funzione tecnica e produca essenzialmente il medesimo effetto tecnico dell’invenzione rivendicata.

Questo principio è stato articolato con particolare chiarezza nella giurisprudenza della Divisione di Mannheim, la quale ha statuito che l’equivalenza deve essere esclusa laddove i mezzi modificati non assolvano sostanzialmente la stessa funzione al fine di conseguire sostanzialmente il medesimo risultato. Un approccio simile si osserva nella giurisprudenza di Bruxelles, dove l’assenza di equivalenza funzionale è stata ritenuta sufficiente a escludere la contraffazione, a prescindere dallo specifico test invocato dalle parti.

Ne consegue che l’equivalenza tecnico-funzionale opera come requisito di soglia. Laddove questo non sia soddisfatto, l’indagine si conclude necessariamente. Laddove sia soddisfatto, tuttavia, possono entrare in gioco ulteriori criteri — a seconda del quadro metodologico adottato —.

5. Divergenze Metodologiche

Sebbene sussista una convergenza per quanto riguarda il requisito fondamentale dell’equivalenza, emergono significative divergenze a livello metodologico. Le varie divisioni locali hanno adottato diversi quadri analitici, spesso riflettendo le tradizioni dei rispettivi ordinamenti giuridici.

La Divisione locale dell’Aia, nella decisione Plant-e, ha articolato l’approccio finora più strutturato. Essa ha formulato un test in quattro fasi, che richiede una valutazione non solo dell’equivalenza tecnica, ma anche dell’equità dell’estensione della protezione, della salvaguardia della certezza del diritto per i terzi, e della compatibilità di tale estensione con lo stato della tecnica. Tale approccio reca chiaramente l’impronta della giurisprudenza olandese e mira a integrare considerazioni sia tecniche che normative.

Per contro, la Divisione locale di Parigi ha privilegiato una metodologia più flessibile e meno formalizzata. Nel caso Raccords, essa ha posto l’accento sull’identità di funzione e risultato, senza vincolarsi a un rigido test multifase. Tale approccio sembra riflettere un tentativo di formulare uno standard “europeo”, anziché replicare una specifica dottrina nazionale.

La Divisione locale di Bruxelles ha adottato una posizione ancora diversa, riconoscendo che si può fare affidamento su diversi test dottrinali—quali il test funzione-modo-risultato o l’approccio delle differenze non sostanziali—ma sottolineando che la questione decisiva rimane l’esistenza dell’equivalenza tecnico-funzionale. Ciò conferma un atteggiamento pluralistico nei confronti della metodologia, unito a una rigidità sostanziale a livello di soglia.

La Divisione locale di Mannheim, infine, ha adottato una posizione minimalista, concentrandosi sul requisito fondamentale di funzione ed effetto, senza sviluppare un quadro dottrinale più ampio. Tale approccio privilegia la chiarezza e la prevedibilità, sebbene a scapito dell’elaborazione dottrinale.

La Divisione locale di Helsinki ha aggiunto un’ulteriore dimensione a questo dibattito, ponendo l’accento sulla necessità di coerenza in assenza di orientamento della Corte d’Appello. Essa ha esplicitamente rilevato che, laddove non esista alcun precedente della Corte d’Appello, le divisioni dovrebbero seguire gli approcci di primo grado esistenti, a meno che non sussistano ragioni imperative per discostarsene. Questa affermazione sottolinea il carattere transitorio della giurisprudenza attuale.

6. Ulteriori Elementi Dottrinali

Oltre a queste divergenze metodologiche, iniziano a emergere alcuni elementi complementari. Uno dei più significativi è il crescente riconoscimento di un filtro dello stato della tecnica, comunemente denominato eccezione Formstein o Gillette. Secondo tale principio, l’equivalenza non può estendere la protezione brevettuale a un oggetto che sarebbe di per sé privo di novità o attività inventiva. Ciò garantisce che la dottrina degli equivalenti rimanga ancorata entro i limiti della brevettabilità.

Un’altra tendenza notevole riguarda la crescente interazione tra l’interpretazione delle rivendicazioni e l’equivalenza. In diversi casi, i tribunali hanno efficacemente risolto le controversie a livello di interpretazione, senza la necessità di procedere a un’analisi separata dell’equivalenza. Ciò suggerisce una possibile evoluzione verso un approccio più integrato, in cui l’equivalenza viene assorbita in una più ampia comprensione della portata della rivendicazione.

Infine, alcune decisioni hanno mostrato un certo grado di apertura nel prendere in considerazione le dichiarazioni rese durante la prosecuzione, in particolare laddove le modifiche alle rivendicazioni riflettono limitazioni intenzionali. Sebbene il UPC non abbia adottato una dottrina pienamente sviluppata di preclusione basata sul fascicolo di prosecuzione, tale sviluppo potrebbe introdurre un ulteriore vincolo all’estensione della protezione per equivalenza.

7. Conclusione

La dottrina dell’equivalenza tecnica dinanzi al UPC è ancora in una fase formativa. Sebbene sia iniziato a emergere un nucleo comune, incentrato sul requisito dell’equivalenza tecnico-funzionale, persistono significative divergenze per quanto riguarda l’appropriato quadro metodologico.

L’attuale giurisprudenza può quindi essere caratterizzata come una fase di pluralismo controllato, in cui coesistono approcci diversi sotto un ombrello normativo comune. Questa situazione riflette sia la diversità delle tradizioni giuridiche all’interno del sistema del UPC sia l’assenza di un orientamento autorevole da parte della Corte d’Appello.

Il futuro sviluppo della dottrina dipenderà in modo cruciale dalle prossime decisioni d’appello. Solo una volta che la Corte d’Appello avrà articolato un test coerente e vincolante sarà possibile parlare di una dottrina dell’equivalenza veramente unificata all’interno del sistema del UPC. Fino ad allora, l’incertezza persisterà, ma persisteranno anche le opportunità strategiche che tale incertezza inevitabilmente crea.